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Conflitto tra denominazioni di ditte e concedibilità di provvedimento cautelare
I
Trib. Trani, sezione dist. Molfetta, 8 febbraio 2000 (ord. in proc. caut.)
Est. giud. un. Grippo.
II
Trib. Trani, sezione promiscua, 21-4-2000 (ord. in proc. di reclamo).
Pres. Paulangelo, est. Zecchillo.

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I
Trib. Trani, sezione dist. Molfetta, 8 febbraio 2000 (ord. in proc. caut.)
Est. giud. un. Grippo.

    (Omissis).

Letti gli atti e sciolta la riserva che precede;

premesso che l'attrice Optima Occhialeria s.r.l. ha lamentato:

-- la violazione da parte della convenuta Optima s.r.l. della disposizione normativa di cui all'art.13, l' comma, R.D. 21.6.1942 n.929, per avere la convenuta adottato come propria ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, il nome "OPTIMA" costituente marchio di impresa appartenente a lei attrice;

-- la violazione del disposto di cui all'art.2564 cc. per avere la convenuta adottato una ditta uguale o simile a quella già usata in epoca anteriore da essa. attrice;

la violazione del disposto di cui all'art.2568 cc. in relazione. all'utilizzo, parimenti fonte di confusione, della insegna;

-- la violazione del disposto di cui all'art.2598 n.I e/o n.3 cc. per avere la. convenuta fatto uso della insegna, della ditta, della denominazione o ragione sociale, indebitamente adottate, a fini di concorrenza sleale;

premesso altresì che la stessa attrice ha chiesto in via cautelare l'emissione dei provvedimenti, di sequestro e di inibitoria, previsti rispettivamente dagli'artt.61 e 63 del citato R.D., richiamandosi espressamente alla previsione normativa contenuta in detti articoli;

RILEVA

l. La fattispecie al momento sottoposta alla cognizione del Giudice adito non è quella relativa ad un conflitto tra marchi (la stessa attrice a pag.2 dell'atto di citazione ha dichiarato che ".... allo stato non è dato sapere se la omonima s.r.l. sia anche titolare di un marchio simile o analogo…."), bensì quella relativa al conflitto tra ditte (art. 2564 c.c.), tra insegne (art.2568 cc.) e tra ditta e marchio (art. 13 del citato R.D.).

Orbene, la tutela cautelare invocata dall'attrice attraverso il richiamo specifico ai citati artt. 61 e 63 non appare riferibile alla fattispecie in esame in quanto la tutela offerta da detti articoli, attraverso la previsione del sequestro (art.61) e dell'inibitoria (art. 63), presuppone il riferimento alla sola ipotesi di conflitto tra marchi.

A tale conclusione conduce non solo la collocazione dei citati articoli nell’ambito di un testo normativo che disciplina il diritto e l’uso del marchio quale elemento distintivo di prodotti e servizi e fondamentalmente assicura tutela contro l'uso abusivo del marchio, ma, e soprattutto, la stessa formulazione di tali citati articoli:

  1. l'art.61 prevede il sequestro degli oggetti che costituiscono violazione dei diritti sul marchio, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione degli stessi, sicché fa evidentemente riferimento ad un uso indebito del marchio che si materializza in oggetti e cioè nello sfruttamento della capacità distintiva tipica del marchio, quella cioè di contraddistinguere prodotti o servizi;
  2. l'art.63 contempla la possibilità di ottenere la inibitoria della fabbricazione, del commercio - e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio, ma sull'evidente presupposto che ci sia una attività di imitazione e falsificazione del marchio.

Nel caso di specie l'unica ipotesi, astrattamente ipotizzabile, di conflitto rispetto al marchio della società attrice, è quella che si ricollega all'utilizzo da parte della società convenuta della parola "OPTIMA", contenuta nel marchio dell'attrice, come propria ditta e denominazione, ma tale utilizzo, proprio per la sua configurazione e finalità (quella di contraddistinguere l'imprenditore e non i prodotti che l'imprenditore pone in commercio) non concretizza nessuna delle ipotesi contemplate e presupposte dagli artt.61 e 63 per l'operatività della tutela cautelare.

In ogni caso (anche a voler prescindere dall'opinione sin qui espressa circa la non invocabilità nella fattispecie in esame della tutela cautelare specifica prevista dai citati artt.61 e 63), con riferimento al rapporto tra il marchio di impresa della attrice e la ditta della convenuta, allo stato non sono ravvisabili elementi concreti per ritenere sussistente il rischio di confusione lamentato dall'attrice e previsto dall'art. 13 come elemento costitutivo della violazione contemplata nello stesso articolo, e ciò in ragione delle seguenti circostanze:

  1. il termine "OPTIMA", usato come marchio di impresa dall'attrice e adottato come ditta dalla convenuta, non è certo un nome di fantasia e quindi in quanto tale dotato di carattere di originalità e di una forte capacità distintiva, bensì un vocabolo concretamente esistente, sia pure nella lingua latina, ed usato, per il suo significato ("le cose migliori"), in modo alquanto diffuso (cfr. in tal senso gli elenchi prodotti dalla convenuta delle imprese aventi come ditta la denominazione "OPTIMA")-
  2. il marchio di impresa della attrice risulta caratterizzato anche da un componente grafica (cfr. in tal senso il particolare tipo di carattere usato per le lettere della parola "OPTIMA" contenuta nel marchio) che ne accresce la capacità distintiva rendendo più difficilmente ravvisabile una possibilità di confusione.

Alla luce di quanto evidenziato, la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari formulata dall'attrice non può dunque essere accolta.

Con riferimento al giudizio di merito e alla sua prosecuzione, in considerazione dello stato processuale in cui esso si trova, va fissata l'udienza di trattazione ex art.183 c.p.c.

P. Q. M.
 
rigetta la richiesta di provvedimenti cautelari;
fissa per trattazione l'udienza del 2-5-2000, cui rinvia la causa;
rnanda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenziali alla presente ordinanza.
Molfetta, 8 febbraio 2000.

 

II

Trib. Trani, sezione promiscua, 21-4-2000. (ord. in proc. di reclamo).
Pres. Paulangelo, est. Zecchillo.

Fatto e diritto

1. La OPTIMA OCCHIALERIA s.r.l. ha chiesto, in danno della OPTIMA s.r.l., sulla scorta del disposto dell'art. 61 R.D. 21.6.1942 n. 929, il sequestro delle insegne, del materiale pubblicitario e di comunicazione, nonché di quant'altro rechi impressa la ditta o denominazione o ragione sociale 'OPTIMA', e, ai sensi dell'art. 63 R.D. cit., l'inibitoria dell'uso della ditta, denominazione o ragione sociale ed insegna 'OPTIMA', per violazione dei diritti di privativa industriale, essendo titolare del brevetto per marchio d'impresa " consistente in una lente di occhiate nel cui centro è inserito stilizzato un occhio ed una pupilla, il tutto stilizzato con linee orizzontali dai riflessi in colore bianco e grigio con sottoscritto il nome 'OPTIMA' in caratteri stilizzati di colore arancione " (v. pagg. 1 e 2 del ricorso).

2. Costituitosi il contraddittorio, il Giudice Unico del Tribunale di Trani presso la Sezione Distaccata di Molfetta, accogliendo le ragioni della parte resistente, ha rigettato la domanda cautelare sul presupposto della inapplicabilità degli artt. 61 e 63 R.D. cit., in quanto relativi

ad un conflitto tra marchi, non ravvisabile nel caso di specie, e, comunque, dell'insussistenza della violazione di cui all'art. 13 del R.D. cit.

3. - Avverso il provvedimento del Giudice Unico ha proposto reclamo la Optima Occhialeria s.r.l., deducendo, in ordine all'applicabilità degli artt. 61 e 63 R.D. cit., l'estensione all'uso del nome, anche come ditta o insegna, della tutela apprestata dalla nuova Legge Marchi al titolare del diritto di privativa, e, in ordine alla violazione dell'art. 13 R.D. cit., l'identità o l'affinità tra l'attività d'impresa del titolare della ditta "OPTIMA s.r.l." ed i prodotti o i servizi per i quali il marchio della società reclamante era stato in precedenza registrato, fonte, tutto ciò, del rischio di confusione e quindi del divieto imposto dalla normativa.

4. Ripristinatosi il contraddittorio, il Tribunale si è riservato per la decisione.

5. Si rileva  in primo luogo  che nella presente fase del giudizio la parte reclamante non ha depositato la documentazione
offerta in comunicazione in prime cure. Il Collegio, tuttavia, in considerazione del letterale richiamo contenuto negli scritti
della 'OPTIMA OCCHIALERIA s.r.l.' a tale documentazione, non contestata dalla controparte, ritiene di poter decidere
sulla base di quanto prodotto ed acquisito nel giudizio di reclamo.
 
6. - La nuova disciplina dei marchi, introdotta  dalla L. 4 dicembre 1992 n. 480, secondo  la quale il rischio  di confusione
per il pubblico può consistere anche in un rischio di associazione fra due segni   (per 'segno' deve intendersi l'elemento cui
è attribuito un determinato significato che, previa l'esistenza di un codice comune a mittente e destinatario,  é alla
base della  comunicazione),  introduce  una tutela più   avanzata ed estesa  del marchio,  tendente in realtà ad  evitare che l'utilizzazione di segni distintivi  identici o simili,  adottati anche come ditta,  denominazione o  ragione sociale e insegna, per prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa risulta registrato, generi confusione nel pubblico in ordine all'individuazione
del prodotto e della sua provenienza.
 
Tale più avanzata ed estesa tutela precettiva ben può in concreto essere attuata attraverso gli strumenti che la legge mette
a disposizione del titolare dei diritti sul marchio, e cioè 'la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione  di tali diritti,   nonché dei mezzi  adibiti alla produzione  dei medesimi  e degli elementi  di prova  concernenti  la
denunciata violazione' (art. 61 R.D. n. 929 del 1942 cit.) ovvero "l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso
di quanto costituisce contraffazione del marchio'  (art. 63 R.D.  n. 929 del 1942 cit.),  essendo  la loro  operatività,  per il contenuto potenzialmente espansivo della reazione apprestata, non limitata al solo conflitto tra marchi ma a qualsiasi conflitto
in materia di diritti e uso di marchi.
 
7. - Perché sussista un concreto rischio di confusione tra prodotti per il pubblico, discendente dalla  presunta usurpazione ovvero contraffazione del marchio, assume dunque particolare rilievo l'individuazione del prodotto e della sua provenienza,
così come le caratteristiche oggettive e soggettive del settore merceologico in cui viene immesso, in relazione al quale occorre non solo esaminare i segni distintivi in quanto tali ma anche la loro capacità di rapportarsi con efficacia individualizzante ai prodotti cui vengono applicati in relazione ad analoghi prodotti esistenti sul mercato.
 
In particolare, perché un marchio, ai fini del giudizio di usurpazione e di contraffazione, possa acquisire la qualifica di 'forte',
e pertanto godere di un maggior grado di protezione rispetto ad un marchio "debole", occorre la dimostrazione che il segno presenti, o comunque abbia acquisito, una rilevante forza distintiva sul mercato attraverso una significativa penetrazione nello stesso, sì da assumere un significato individualizzante.

Nel caso di specie, il termine 'Optima', quale nome - come si è detto in caratteri stilizzati di colore arancione facente parte del brevetto per marchio d'impresa della "Optima Occhialeria s.r.l.', sottoscritto ad " una lente di occhiate nel cui centro è inserito stilizzato un occhio ed una pupilla, il tutto stilizzato con linee orizzontali dai riflessi in colore bianco e grigio ", isolatamente considerato - e in tal modo rapportabile all'identico termine inserito nella denominazione della 'Optima s.r.I.' - e dunque non 'contestualizzato' nel marchio così come registrato dalla 'Optima Occhialeria s.r.I.', in quanto di uso assolutamente comune e pertanto non avente carattere individualizzante erga omnes, non risulta associabile ad alcun specifico prodotto ma a prodotti di qualsiasi genere che siano 'le cose migliori'.

E', in altre parole, il suo contesto semantico, assolutamente prevalente rispetto al termine 'OPTIMA' nell'ambito dell'unitario marchio d'impresa registrato e di cui è titolare la società reclamante, che assume particolare carica ricettiva da parte del pubblico e quindi carattere 'forte', e come tale non confondile con la comune denominazione adottata della società reclamata, e ciò anche in considerazione della peculiarità dei prodotti delle due società e della denominazione sociale di queste. Da un lato, infatti, la 'Optima Occhialeria s.r.l.' che, rispetto alla 'Optima s.r.l.', può vantare, quale ulteriore elemento a forte valenza percettiva all'interno del mercato di settore, il termine 'Occhialeria', il quale, meglio di qualunque altro, rende l'idea dell'oggetto sociale: "la produzione e il commercio di montature per occhiali, di occhiali sia in plastica che in metallo, di lenti per occhiali, di minuterie e materiale ottico in genere nonché di materie prime e di macchinario ed attrezzature per l'industria dell'occhiale in genere" e, dall'altro, la "Optima s.r.l." che ha invece quale oggetto sociale: " a) il confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e da sole e di lenti a contatto ed oftalmiche; b) la commercializzazione sul territorio nazionale, comunitario ed internazionale di articoli di ottica e relativi accessori, di articoli di ottica oftalmica, di cosmetici ed altri prodotti utilizzati da chi usa lenti a contatto e di articoli connessi ai precedenti, c) l'intermediazione per la commercializzazione degli stessi articoli indicati e descritti al punto a) e b) nella forma di mandataria, agente, concessionaria e rappresentante ".

La sostanziale diversità dell'oggetto sociale delle due aziende predominate essendo nella prima quello industriale ed esclusivo nella seconda quello commerciale e di intermediazione - unicamente alla forte carica percettiva del termine 'Occhialeria' da parte dei possibili acquirenti dei prodotti della reclamante 'Optima Occhialeria s.r.l.' (denominazione quest'ultima ordinariamente associata al marchio registrato), destinati ad un pubblico fondamentalmente diverso da quello della 'Optima s.r.l.', non si ritiene possa determinare, anche sotto tale ulteriore profilo, confusione in ordine all'ìndividuazione dei prodotti con marchio d'impresa registrato e della loro provenienza.

Tutto ciò comporta la legittimità dell'adozione da parte della società reclamata dei termine 'OPTIMA' nella denominazione sociale.

Ne consegue che il provvedimento di rigetto reclamato è conforme a diritto e che pertanto deve essere confermato.

P. Q. M.

Il Tribunale, rigetta il reclamo  proposto  in data  24.02.2000   dalla OPTIMA  OCCHIALERIA s.r.l.  nei confronti della
OPTIMA s.r.l. e, per l'effetto, conferma il provvedimento pronunciato in data 08.02.2000 da Giudice unico del Tribunale
di Trani presso la Sezione Distaccata di Molfetta.

Così deciso in Trani il 21.04.2000 nella Camera di Consiglio della Sezione promiscua del Tribunale di Trani.