Nomi di dominio non assimilabili ai marchi

Trib. Firenze, sez. Empoli, ord. 23 novembre 2000.

Est. Gallini.

Il Domain Name non è assimilabile al marchio.  (*)

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti,  osserva:

la ricorrente chiede la tutela del proprio marchio Blaupunkt registrato già nel 1987 evidenziando che nel

gennaio 2000 aveva chiesto la registrazione del d.n.s. www.blaupunkt.it alla Registration Autority italiana

che aveva rifiutato la registrazione essendo tale domain name già registrato dalla Nessos Italia s.r.l. .

 

A fondamento della richiesta sosteneva la tutelabilità del domain name ai sensi della normativa in materia

di marchi  e pertanto l'illegittimità della utilizzazione del marchio registrato da parte della Nessos al momento

della registrazione del dominio. Affermava inoltre che la registrazione in questione costituiva atto di concorrenza

sleale essendo volto ad ingannare i consumatori, avendo la società convenuta oggetto sociale almeno parzialmente

coincidente con quello della ricorrente. la convenuta si costituiva affermando che la Robert Bosch S p A. non

era titolare del marchio Blaupunkt, - che peraltro è parola generica priva di capacità individualizzante.

Sosteneva inoltre di operare in un settore di attività totalmente diverso da quello della ricorrente e di avere

intenzione di utilizzare il sito contraddistinto dal domain name oggetto di contesa come portale per il turismo

tedesco in Toscana (essendo ormai la terminologia punto blu, in ogni lingua, sinonimo di punto informativo).

 

Com'è noto la rete Internet per individuare un sito utilizza un codice numerico di identificazione detto IP

(Internet Protocol) costituito da una combinazione di numeri (in totale 10), suddivisi da punti. Per facilitare

l'individuazione del sito, ciascuno di tali indirizzi viene affiancato da un indirizzo (Domain Name System),

rappresentato da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso compiuto, che costituisce

l'elemento necessario e sufficiente al singolo utente per realizzare la connessione con quel particolare sito

(provvedendo l'apposito software a convertire automaticamente l'indirizzo DNS nell'indirizzo IP, unico

riconoscibile dalle macchine).

 

Gli indirizzi DNS si compongono di due parti: una, posta alla destra del punto è il cosiddetto Top Level

Domain (TLD), che è composto da due o tre lettere che identificano l'area tematica o geografica del sito

(quale .com per le attività commerciali e .it per indicare siti italiani) senza però che l'utente abbia alcun

obbligo di utilizzare il TLD della propria nazione di residenza ed essendo ben possibile scegliere di

registrarsi presso autorità che gestiscono un TLD particolare (da notizie di cronaca per esempio risulta

che un gran numero di televisioni hanno scelto di registrarsi presso l'autorità competente a Tuvalu, nazione

che ha come TLD le lettere tv).

 

Il Second Level Domain si trova, invece, sulla sinistra, ed è una espressione alfabetica liberamente scelta

dall'utente (entro il limite tecnico rappresentato dal numero dei caratteri, che non deve essere superiore a 21).

Tale meccanismo è diventato uno standard generale, garantito da un sistema di registrazione dei nomi che,

nato in America, si è poi articolato nel mondo attraverso la creazione di varie autorità di registrazione locali,

che adottano procedure simili per l'assegnazione, definite da autonomi organismi collaterali. In Italia, il

regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming Authority italiana (NA), mentre la Registration Autorithy

italiana (RA) è l'organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi -tutti aventi il TLD .it- e della tenuta dei

relativi registri. Il principio cardine dell'assegnazione dei DNS è la regola del first came, first served , in forza

del quale l'autorità assegna il nome al primo utente che ne fa richiesta, senza svolgere alcun preventivo controllo

di interferenza con altrui diritti di privativa discendenti dalla legge. I nomi a dominio, inoltre, sono soltanto

concessi in uso e rimangono di proprietà della RA.

 

La Naming Autorithy in ordine ai domain names con LTD .it ha espressamente affermato che i nomi a

dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle

postali, etc ...) presenti sulla rete. (art 3 del regolamento di assegnazione dei nomi da parte della Registration

Autority). Secondo le regole di naming pertanto il nome a dominio rappresenta soltanto un indirizzo di rete

e non implica di per sé riferimenti al marchio o ad altri diritti commerciali. Al momento attuale le regole di

assegnazione dei nomi a dominio non sono in alcun modo disciplinate dalla legge.

La giurisprudenza che si è occupata della materia negli ultimi anni (così come la scarsa dottrina rinvenuta)

non ha ancora raggiunto un orientamento concorde in ordine alla natura del domain name, presupposto

fondamentale per individuare il tipo di tutela da adottare. Prevalentemente il domain name è stato parificato

al marchio o quanto meno all'insegna ed è stata ritenuta applicabile la normativa di cui al R.D. 21 giugno

1942 n. 929 e la normativa codicistica in materia di concorrenza sleale.

 

Tale parificazione non appare essere corretta e non può essere condivisa da parte di questo giudicante

essendo lampante la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono

 formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ed il domain name che può essere

formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente

di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. In Internet infatti non esiste alcun confine territoriale e

tutte le imprese e gli enti del mondo hanno interesse ad ottenere un domain name per potere essere raggiunte

con la stessa facilita da ogni utente che sia fornito di telefono (fisso, cellulare o satellitare) e di personal computer.

Il domain name pertanto non tutela in alcun modo il prodotto aziendale.

 

La assimilazione all'insegna non appare convincente in quanto l'insegna costituisce punto di riferimento dell'impresa

esclusivamente in un ambito territoriale.

 

Deve inoltre evidenziarsi che nel caso in oggetto il marchio registrato è un punto piego seguito dalla parola

BLAUPUNKT sotto la quale figura la scritta Gruppo Bosch mentre il domain name registrato dalla convenuta

blaupunkt.it in quanto l'unico punto di contatto è costituito dalla parola Blaupunkt e non sussiste pertanto piena

corrispondenza e possibilità di interferenza non essendo ipotizzabile la tutela solo di una parte del marchio.

 

Deve pertanto essere esclusa violazione della normativa in materia di marchi.

 

Nel caso in questione non appare neppure possibile ricorrere alla normativa in materia di concorrenza sleale,

che sarebbe ipotizzabile a prescindere dalla tutela del marchio, nel caso in cui nel sito della convenuta fossero

contenute indicazioni effettivamente confusorie e tali da poter ingenerare nell'utente la falsa convinzione di essere

entrato nel sito della ricorrente.

 

Dal certificato della Camera di Commercio in atti risulta che la convenuta ha un oggetto sociale estremamente

ampio e, non essendo stato ancora attivato il sito in questione non è in alcun modo provato che la società convenuta

abbia posto in essere concorrenza sleale.

 

Considerata la novità della questione trattata sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.

 

                                                                              P.Q.M.

 

respinge il ricorso.

dichiara compensate le spese di lite.

 

Si comunichi.                                                                                         Empoli, 23 novembre 2000

 

(Omissis).

(*) Decisione corretta e condivisibile, per quanto esposto nello studio sul problema dei Nomi di dominio

ed i conflitti con la disciplina dei marchi, ma riformata dal Tribunale di Firenze 28 maggio 2001, in sede

di reclamo proposto avverso la presente ordinanza di rigetto.