L’insorgere di controversie nell’utilizzo di Internet è spesso ascrivibile alla particolarità dei fenomeni giuridici del c.d. cyberspazio, caratterizzati soprattutto dalla crisi dei tradizionali parametri della "territorialità" e della "statualità".

Esempi significativi sono le non poche liti giudiziarie instaurate davanti ai giudici nazionali per l’attribuzione dei "nomi di dominio".

Infatti, se tradizionalmente le imprese operanti in separati contesti geografici o in diversi settori commerciali potevano utilizzare segni distintivi identici senza lamentare pregiudizi, ciò non può accadere nel "mondo telematico", ove si consideri che per un verso Internet permette a ciascuna impresa di raggiungere un numero indeterminato di potenziali clienti a livello mondiale (invadendo il campo dei concorrenti senza l’apertura di nuovi punti di vendita) e per altro verso il "nome di dominio" può –per ragioni tecniche- essere assegnato una sola volta.

D’altro canto, il tentativo degli ordinamenti statali di regolamentare i fenomeni giuridici legati ad Internet incontra problemi non solo nella caratteristica "aterritorialità" del mondo telematico, ma anche –più concretamente- nel fatto che occorre intervenire su un sistema già da molto tempo progettato, realizzato e gestito da organizzazioni americane (ovviamente controllate e supervisionate dal governo federale degli Stati Uniti), le quali hanno finito per acquisire una vera e propria posizione di monopolio mondiale soprattutto in tema di gestione degli "indirizzi" Internet.

Tutto ciò è divenuto insoddisfacente dopo che la "rete delle reti", inizialmente votata a scopi prettamente scientifici e territorialmente delimitata al nord-america, ha assunto ormai dimensioni mondiali e finalità prevalentemente commerciali. La "transnazionalità" di Internet finisce quindi per coinvolgere frequentemente una serie di ordinamenti statali, generando discussioni in ordine all’individuazione delle regole sostanziali applicabili al caso concreto e incertezze in ordine alla effettiva tutela dell’interesse leso.

Pertanto è sempre più viva la discussione sugli strumenti di regolamentazione di Internet e sulla disciplina dei relativi fenomeni giuridici: punto cruciale è quello di determinare i confini tra l'autogoverno (che ha regolato Internet quando i suoi utenti coincidevano con i suoi "governanti") e l'intervento degli stati e degli organismi internazionali resosi necessario dopo che Internet (per la facilità di uso dovuta all’introduzione di browsers ed interfacce grafiche) si è estesa ad un notevolissimo numero di utenti; tra questi gli imprenditori, scarsamente interessati alla definizione delle regole del mondo telematico ma sicuramente motivati dalle sue enormi potenzialità economiche.

A fronte di chi continua ad essere contrario ad ogni regolamentazione giuridica (o si affida ad una mera autoregolamentazione ispirata a principi di libertà) vi è chi invoca trattati internazionali che individuino quanto meno il diritto applicabile e rendano coercibili le decisioni giudiziarie nazionali.

In una simile prospettiva dialettica tra regole tecniche e regole giuridiche, emblematico è quanto avviene a proposito del "nome di dominio", il quale, concepito per una funzione prettamente tecnica, ha progressivamente assunto una importante funzione distintiva dei soggetti dei rapporti socio-economici, acquisendo quindi indubbia valenza giuridica; sicchè -secondo i più- l’ordinamento (statale e internazionale) non dovrebbe limitarsi a rinviare alle relative regole tecniche (come ad es. avviene per le regole in materia di elettricità), ma dovrebbe intervenire direttamente nel disciplinare gli aspetti del "domain name" che finiscono per investire diritti soggettivi e rapporti giuridici.

E’ noto che Internet (in origine Arpanet) nacque negli Stati Uniti nell’ambito di un progetto di difesa che puntava al mantenimento operativo della rete di comunicazione americana in caso di guerra nucleare. Si trattava di uno strumento di coordinamento delle attività di ricerca universitaria in ambito militare fondato sulla caratteristica di far fronte anche all'eventuale indisponibilità di un nodo di comunicazione intermedio, in modo che le informazioni rimanessero sempre e comunque accessibili.

In definitiva Internet è costituita da un'infrastruttura di telecomunicazioni basata su una miriade di reti interconnesse che utilizzano lo stesso linguaggio di comunicazione: il protocollo TCP/IP (Trasmission Control Protocol-Internet Protocol). Quest’ultimo consente ai diversi sistemi (i calcolatori –host- interconnessi ammontano ormai a più di 56 milioni) di interagire senza alcuna gerarchia, cioè seguendo percorsi alternativi in base alla situazione in atto.

Da tali caratteristiche tecnico-funzionali originarie deriva che Internet, allo stato, non è gestita o controllata direttamente da entità politiche nazionali o internazionali: esiste solo una serie di organizzazioni collegate che provvedono a definire gli standard tecnici di comunicazione ed a perfezionare i collegamenti.

Internet è diventata pertanto un immenso "database" che ha inevitabilmente attratto un numero sempre più alto di utenti alla ricerca delle più svariate informazioni agevolmente accessibili e subito disponibili.

Il World Wide Web (w w w) è lo strumento per la divulgazione e la ricerca delle informazioni strutturate in formato ipertestuale, cioè facenti uso di collegamenti (links) che consentono di "navigare" tra i dati informativi della rete rimandando da una informazione all’altra e quindi anche da un "server" all’altro.

E’ evidente che un simile strumento –di considerevole efficacia e facilità d’uso- è divenuto presto fondamento di una serie di impieghi commerciali tuttora in grandissima espansione mondiale.

Per meglio comprendere i fenomeni commerciali (e quindi giuridici) collegati all’uso di Internet può essere utile sintetizzare le tipologie dei vari soggetti che offrono i relativi servizi telematici.

Pertanto possiamo individuare:

 

• il carrier supplier, ovvero colui che affitta e subaffitta le linee di telecomunicazione (solitamente le compagnie telefoniche);
• il service provider, ovvero colui che vende la connettività affittata da un carrier supplier (mette a disposizione di terzi le infrastrutture e le risorse fisiche per accedere ad una rete pubblica);
• il content provider, ovvero colui che commercializza i contenuti informativi da diffondere in Internet (fornisce "video informazioni", con banche dati, riviste telematiche ecc.);
• il webmaster, ovvero colui che progetta e realizza i siti contenenti informazioni;
• il web authoring, ovvero colui che progetta e realizza il contenuto dei siti.

   

In un complesso "a ragnatela" di autonome reti tra loro collegate, ciascun computer interconnesso deve poter sempre dialogare con gli altri e quindi deve essere univocamente identificabile.

Il modo prettamente tecnico col quale un computer viene identificato in Internet è quello dell’assegnazione di un numero IP (Internet Protocol), quasi come avviene per gli apparecchi telefonici. Si tratta quindi di un identificativo costituito da quattro numeri separati da un punto (ad. es. 195.110.99.23).

Per evidenti ragioni di comodità si è deciso convenzionalmente di associare al numero IP di un computer della rete una stringa di caratteri alfanumerici (a…z, 0…9,) che lo identifica mnemonicamente.

L’indirizzo numerico si è quindi trasformato in quell’indirizzo alfanumerico denominato "nome di dominio" (domain name): così, ad es., all’ "IP address" 68.98.176.252 corrisponde il nome paolorossi.com.

In realtà la tecnologia ha consentito per un verso di assegnare ad uno stesso computer più indirizzi IP e, per altro verso, che ad un solo indirizzo IP possano corrispondere più nomi di dominio aventi informazioni diverse ed autonome, i cosiddetti Siti Web.

E’ noto che per individuare un Sito WEB occorre un indirizzo URL (Uniform Resource Locator: identificatore uniforme di risorse, composto da più parole alternate da punti o da trattini: ad es. http://www.paolorossi.com) nel quale deve essere contenuto il nome di dominio (nell’es. paolorossi.com) che identifica il computer sul quale sono disponibili le informazioni richieste.

Il DNS (Domain Name System) è un sistema che converte il domain name in un indirizzo numerico IP permettendo all’utente di raggiungere un sito senza conoscere ed indicare al browser l’indirizzo IP: sostanzialmente si tratta di un database distribuito di domini associati ai corrispondenti IP.

La parte finale dell’ URL (ad es. .com) viene detta Top Level Domain (TLD) perché individua la destinazione principale, secondo uno schema convenzionale gerarchico di scrittura (da destra a sinistra, per lo standard IPS).

I TLD si distinguono poi a seconda che indichino l’estensione generico-tematica (.com), cioè il tipo di organizzazione alla quale appartiene il computer host (ad es. .com per quelle commerciali; .edu per le educative; .gov per le governative; .org per quelle no profit ecc.), o puramente geografica (.it; .us; ecc.).

Davanti al TLD c’e’ il SLD (Second Level Domain) che individua il computer e l’indirizzo dell’utente e che corrisponde ad un nome o ad un’espressione liberamente scelta dall’interessato al momento della sua assegnazione (nell’es.: paolorossi).

Sono dunque i SLD che, non appartenendo in origine a nessuno, vengono assegnati agli utenti finali da un’autorità denominata Registration Authority (RA).

Poiché ogni "second level domain name" (che per brevità si indicherà d.n.) è unico a livello globale, ne deriva che non possono esservi due siti con d.n. uguali.

All’assegnazione di indirizzi IP e nomi di dominio sovrintende dal 1998 l’ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) che, in forza di un legame contrattuale col governo degli U.S.A. (DARPA: Department of Defense’s Advanced Research Project Agency), attribuisce blocchi di indirizzi IP ad organizzazioni macroregionali (Europa, Asia-Pacifico, America e resto del mondo) le quali, a loro volta, li allocano alle rispettive autorità nazionali o locali (LIR). Queste ultime, infine, provvedono concretamente all’assegnazione agli utenti finali.

In particolare, per quanto attiene il DNS (cioè la gestione della corrispondenza tra IP e d.n.), i TLD generici e geografici sono assegnati da ICANN su autorizzazione del governo statunitense (Federal Networking Council) e dell’ ISOC (Internet Society).

I domini generici vengono poi gestiti dall’ American National Science Foundation che ha delegato contrattualmente i suoi compiti alla NSI (Network Solutions Inc.) e alla AT&T (la creazione dell’ ICANN ha portato quest’ultima ad avviare sperimentalmente un meccanismo concorrenziale con l’accreditare nuovi "registrars").

I domini geografici nazionali sono invece gestiti da organizzazioni pubbliche o private. Lo standard ISO 6523 (l’ ISO, International Organization for Standardization, è l’organizzazione che stabilisce gli standard a livello mondiale) ha sollecitato l’istituzione in ciascun paese di una Naming Authority (NA) distinta da una Registration Authority, cioè di un organismo che stabilisce le procedure e le regole con le quali opera la RA nazionale.

In sintesi, con speciale riguardo all’ Italia ed al TLD .it, è utile rimarcare la funzione dei seguenti organismi.

Internet Assigned Number Authority (IANA): è l’agenzia che, fino al 1998, ha avuto il compito di coordinare e far corrispondere gli indirizzi numerici di internet con quelli letterali. Ad essa, per l’Italia, si è affiancata lo IAT-CNR (Istituto per le Applicazioni Telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Istituto per le Applicazioni Telematiche (IAT-CNR) - Registration Authority (RA): è la Registration Authority (RA) italiana, facente capo al NIC (Network Information Centre) responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio nel country code "IT". Il ruolo di Registration Authority deriva al CNR dalla posizione che esso ricopre nella comunità scientifica nazionale ed internazionale quale Ente pubblico di ricerca ed è stato affidato ai tecnici dello IAT sulla base di riconosciute competenze acquisite, a partire dalla metà degli anni '80, con la diffusione del protocollo IP nell'ambiente della ricerca italiana.

I servizi forniti dalla RA sono riservati ai "mantainer", cioè a quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) abilitati alla registrazioni di domini per conto terzi o che intendono gestire direttamente le proprie reti.

Naming Authority (NA): In base alla normativa ISO (International Organization of Standardization) 6523, la Naming Authority è l'organismo che stabilisce le procedure operative ed il regolamento in base al quale opera la Registration Authority nazionale. A causa di questa precisa distinzione dei ruoli, la Naming Authority deve essere un organismo separato ed indipendente rispetto alla Registration Authority stessa.

La registrazione di un dominio con estensione .it è effettuata di regola da un Maintainer, cioè da colui che ha un contratto con la RA (Registration Authority) Italiana per effettuare tutte le richieste di modifica nella banca dati dei domini. Solo il mantainer, pertanto, può registrare e gestire i domini (per proprio conto o per conto di terzi) assumendo la responsabilità di tutte le informazioni che immette ed occupandosi della correzione degli eventuali errori.

La procedura di registrazione è abbastanza snella, sulla base delle regole stabilite dalla NA (Naming Authority Italiana) per il trasferimento del dominio.

Dal 15 dicembre 1999 i principi che regolano l'assegnazione di domini .it sono stati modificati. Infatti ora i domini .it :

- possono essere assegnati non solo a soggetti italiani ma anche ad appartenenti a un paese membro dell'unione europea;

- il titolare di partita IVA o codice fiscale può registrare un numero illimitato di domini;

- la persona fisica (o l’associazione) che non esercita attività economica e commerciale può richiedere esclusivamente un dominio.

L'assegnazione di un nome di dominio si ottiene in sostanza formulando richiesta alla RA con una lettera di assunzione di responsabilità e la sottoscrizione on line di un modulo elettronico. Il mantainer invia il modulo di registrazione alla RA che effettua i dovuti controlli di regolarità formale e invia comunicazione dell'avvenuta registrazione del dominio.

Sono poi stabilite procedure di:

- modifica della registrazione dei nomi dominio, del suo assegnatario, del provider o del mantainer;

- revoca di un dominio assegnato (per rinuncia, per motivi di ufficio, a seguito di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale).

Sono anche disciplinanti casi di sospensione di un dominio assegnato per ordine dell'autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, nonchè su richiesta dell'assegnatario.

Nel caso di un dominio .com o ..net il cambio di titolarità del dominio (registrant) può avvenire solo ricorrendo alla procedura denominata RNCA (Registrant Name Change Agreement), che prevede la redazione di un documento da parte del vecchio e del nuovo registrant da inviare alla società che gestisce i domini (solitamente la Network Solutions Inc).

Sono molte le questioni giuridiche che scaturiscono dalle attuali regole e procedure di registrazione di un dominio italiano (.it).

Si pensi in particolare al fondamentale problema della natura giuridica –secondo il nostro ordinamento- del rapporto tra l'ente di registrazione e il titolare del nome a dominio, ai criteri che l'ente stesso deve seguire per l'eventuale rifiuto della registrazione, alle condizioni che giustifichino la revoca di un'iscrizione, la sua sospensione o l'iscrizione dello stesso nome in capo a un altro soggetto.

Basterà qui rilevare che, secondo le regole di "naming", l’ente gestore "assegna in uso" e non in proprietà un nome di dominio, sicchè la RA si riserva la facoltà di revocare la registrazione. L’assegnazione in uso del dominio comporta la non alienabilità dello stesso ma solo la possibilità di negoziare la rinuncia al suo utilizzo, chiedendo alla RA di riassegnare il dominio sulla base del documento di rinuncia da parte del precedente assegnatario.

Va poi osservato che l’ente "normatore" (Naming Authority), benchè emani regole generali ed apparentemente vincolanti per tutti, in realtà non agisce in forza di un "potere" conferitogli direttamente o indirettamente dallo Stato.

Peraltro, come si è detto, la "delega" per la gestione del TLD ..it è affidata allo IAT-CNR da ICANN, cioè da un soggetto giuridico di natura privatistica sottoposto alla giurisdizione e alla legge americana.

Avviene così che un soggetto pubblico, lo IAT-CNR, svolge il servizio della tenuta del registro dei nomi di dominio in forza di un accordo privatistico con un soggetto straniero che, contrattualemente, può revocarglielo in qualsiasi momento.

L’evoluzione della regolamentazione nell’assegnazione dei domain names è stata molto sofferta e con numerosi scontri dialettici tra Europa e Stati Uniti.

Alla fine del 1997 l’amministrazione Clinton aveva adottato un direttiva intitolata "Presidential Memorandum on Electronic Commerce" che aveva portato all’adozione del c.d. Green Paper (Proposal to improbe Technical Management of Internet Names and Addresses).

La Commissione europea, in una comunicazione al Consiglio europeo del 20 febbraio 1998, aveva risposto a questi documenti manifestando forti critiche sulle politiche USA e chiedendo l’istituzione di una struttura che tenesse conto dell’aspetto internazionale del nuovo media globale. Gli Stati Uniti avevano allora rivisto il Green Paper e lo avevano riformulato sotto forma di White Paper nel giugno 1998, ma la sostanza rimaneva inalterata.

Tuttavia, come hanno evidenziato già da tempo alcune pronunce giurisprudenziali, sembra che, allo stato, la NA e la RA (IAT-CNR) operino in totale regime privatistico quando stabiliscono e gestiscono le regole di naming: lungi dall’avere valore generale, queste debbono considerarsi, al più, come condizioni generali di contratto, con tutte le relative conseguenze giuridiche, specialmente in tema di vessatorietà delle clausole.

Ed infatti si legge, ad es., all’ art. 5 del contratto tipo per i manteiner che "…lo IAT-RA opera sulla base delle regole di Naming in vigore al momento della richiesta di registrazione di un nome a dominio, che vengono contestualmente accettate dal Provider/Maintainer. Con l’invio della richiesta di registrazione il Provider/Maintainer accetta le regole di Naming in vigore in quel momento e si impegna a rispettarle."

D’altro canto l’assegnatario di un dominio dichiara al mantainer di "…essere a conoscenza e di accettare che l'assegnazione di un nome a dominio e la sua registrazione sono soggette alle regole di Regole di Naming ed alle Procedure Tecniche di registrazione stabilite dalla Naming Authority Italiana", senza quindi assumere alcun impegno ad accettare automaticamente anche le versioni successive delle Regole.

Il rapporto fra titolare del dominio e Registration Authority è quindi regolato contrattualmente da condizioni generali (le Regole di naming) imposte al momento dell’invio della lettera di assunzione di responsabilità; è infatti evidente che il cambiamento unilaterale delle condizioni generali dopo la conclusione del contratto richiederebbe una nuova accettazione da parte dell’altro contraente.

Anche l’orientamento -praticamente costante sul punto- della giurisprudenza italiana attribuisce valore contrattuale (con efficacia limitata solo alle parti contraenti) alle Regole di naming (in tal senso per primo si pronunciò il tribunale di Roma nell’ordinanza del 9 agosto 1997 emanata nel procedimento Sege vs Starnet, noto come "caso Porta Portese", laddove il resistente sosteneva la legittimità della registrazione del dominio corrispondente al marchio e alla testata di proprietà del ricorrente sulla base della regola generale first come, first served.

Anche se il nome di dominio è stato tecnicamente concepito, come si è visto, per risolvere il problema della difficile memorizzazione dei numeri di indirizzo IP, il diffondersi dell’ "e-commerce" ha ben presto determinato l’insorgere di liti aventi ad oggetto il dominio stesso.

Il fenomeno della "globalizzazione" dei mercati è ormai davanti agli occhi di tutti ed Internet è lo strumento tecnologico principale che lo realizza attraverso la "smaterializzazione" delle attività economiche e la c.d. "sublimazione" dell’attività di intermediazione.

Internet è concepibile come una vasta organizzazione sovranazionale intermediaria nella fruizione dei materiali testuali, iconici e sonori che vi sono immessi, sicché in essa viene messo in crisi il tipico rapporto tra ideatore (ad es. l’autore di un’opera letteraria), intermediario (ad. es. l’editore, la casa discografica o l’emittente radio-televisiva) ed utilizzatore finale.

Essa permette così ad un imprenditore di pubblicizzare e vendere i propri prodotti e servizi comunicando in tempi strettissimi direttamente con consumatori e imprese di tutto il mondo, in tal modo finendo per amplificare il valore e la funzione "strategica" (nella competizione concorrenziale) di beni immateriali quali i marchi.

Fino a che non risultarono chiare le potenzialità commerciali di Internet nessuna azienda –pur multinazionale- si curò di registrare come dominio il proprio marchio.

Raggiunta tale consapevolezza, molte grandi imprese scoprirono però che i loro marchi erano già registrati come domini da terzi, per cui iniziarono le prime controversie relative all’attribuzione dei nomi di dominio (storica è quella che negli Stati Uniti ebbe ad oggetto, nel 1994, la registrazione come dominio del marchio McDonald’s ).

Infatti il sistema di assegnazione dei "domain names" è tuttora basato sul principio, prettamente cronologico, del "first come, first served" (primo arrivato, primo servito) in base al quale chiunque può registrare come proprio d.n. un marchio altrui, escludendo così qualunque altra persona (incluso il legittimo titolare) dall’uso del medesimo sulla rete.

Esso fondamentalmente non rispetta i due principi cardine della protezione giuridica dei segni distintivi:

1) il principio di territorialità, in base al quale le registrazioni relative ad un marchio hanno un ambito di efficacia limitato all’area geografica per la quale sono state richieste;

Il sistema di assegnazione dei "domain names" si regge –come si è già accennato- su due principi fondamentali, l’uno di natura tecnica e l’altro di natura contrattuale:

a) il principio di "unicità" del nome di dominio, nel senso che non possono esistere due indirizzi Internet identici, ossia due indirizzi col medesimo SLD;

b) il principio del "first come, first served", secondo il quale il nome di dominio viene assegnato al primo richiedente, senza alcuna indagine preventiva di merito sulla preesistenza di un titolo, in favore del registrante, all’assegnazione del d.n. prescelto.

Questo sistema di assegnazione ha permesso pertanto la nascita e la diffusione del fenomeno del "domain grabbing" (to grab = arraffare) che consiste nell’accaparramento di domini corrispondenti a marchi o nomi famosi altrui per poi proporre a caro prezzo il trasferimento del dominio a chi ne abbia un concreto interesse.

Il fenomeno, attivo ormai da anni in America, è nato in Italia a partire dal dicembre ‘99, quando sono entrate in vigore le nuove regole per la registrazione dei domini (con una partita IVA si possono registrare un numero illimitato di domini). Infatti, secondo i dati della Registration Authority italiana (IAT-CNR), dopo questa data le richieste quotidiane di registrazione sono passate da circa 400 a più di 1.600.

Per combattere tale fenomeno il WIPO (cioè l’Organizzazione Mondiale per della Proprietà Intellettuale) ha elaborato nell’aprile 1999 un documento sulla regolamentazione dei d.n., suggerendo tra l’altro di riconoscere particolari diritti ai titolari di nomi o marchi famosi ovvero per i marchi ben conosciuti in una vasta area geografica e in differenti classi di beni e servizi.

Il documento è stato trasmesso all’ICANN, l’unico organismo competente ad adottarne i principi.

Negli Stati Uniti è intervenuta una specifica legislazione per sanzionare il "cybersquatting" (to squat = occupare abusivamente), cioè l’Anticybersquatting Consumer Protection Act, entrato in vigore il 29/11/99; peraltro anche il comma B del paragrafo 1125 del Codice degli Stati Uniti (USC) stabilisce che "non c’è malafede (solo) quando gli imputati credevano o avevano ragione di credere che l’utilizzo del dominio registrato fosse in buona fede e nel rispetto della legge".

Nel tentativo di colmare le lacune legislative, il precedente Consiglio dei Ministri, in data 12.04.2000, aveva approvato uno schema di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di disciplina dell’ utilizzazione di nomi per l’ identificazione di domini Internet e servizi in rete", allo scopo di evitare la registrazione "selvaggia" di domini a fini speculativi.

Il disegno di legge governativo prevedeva l’istituzione dell’ Anagrafe Nazionale dei domini, contenente tutti i nomi registrati alla data di entrata in vigore del provvedimento e il divieto dell’ uso di marchi registrati e segni distintivi, di nomi che identificano istituzioni, cariche pubbliche, persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni, enti pubblici e località geografiche, l’ inibizione di nomi che generano confusione o possono risultare ingannevoli. Presso l’attuale Parlamento risultano pendenti ulteriori disegni di legge che vanno nello stesso senso.

Ma la recente notizia della nascita di domini alternativi prospettata da "new.net", una società fondata dall’americana "Idealab", che intende gestire un sistema alternativo a quello ufficiale "ICANN", potrebbe scoraggiare la prosecuzione di manovre speculative.

L’introduzione di un nuovo sistema di d.n. è infatti possibile sia tecnicamente (basta che il "Dns server" venga aggiornato con un riferimento ai nuovi domini) sia giuridicamente (considerato che l’ICANN detiene solo un potere "di fatto", ma non può impedire l’introduzione di nuovi standard e nuovi servizi).

Il descritto regime dei nomi a dominio può dunque interferire con la disciplina dei marchi e della concorrenza, sicchè la stessa RA ha fissato in materia i seguenti principi basilari:

- un d.n. non è prenotabile, venendo esso assegnato in uso solo se effettivamente utilizzato;

- un d.n. non viene ceduto in proprietà ma solo assegnato al richiedente, per cui non può essere vantato su esso alcun diritto di natura commerciale o dominicale;

- nel caso in cui un d.n. corrisponda semanticamente o lessicalmente ad un nome altrimenti registrato o depositato dall’assegnatario o da altri, esso non può essere considerato equivalente al nome registrato o depositato; il d.n. è sempre una entità distinta dal nome altrimenti registrato o depositato;

- i marchi sono registrabili come d.n. solo se si tratti dell’unico dominio registrato del soggetto richiedente; alla RA non spetta il compito di stabilire il diritto all’uso del marchio o del d.n. registrato;

- considerato la natura autonoma del d.n. è onere del richiedente accertarsi dell’eventuale diritto all’uso del marchio in campi diversi; la RA è tenuta solo a segnalare i casi di ambiguità.

Così i conflitti tra d.n. e segni distintivi di impresa sono ormai all’ordine del giorno.

Traendo spunto dalla casistica, è possibile sintetizzare le seguenti tipologie di controversie:

1) registrazione di un domain name uguale o confondibile col marchio anteriore di un concorrente (o registrazione di un domain name confondibile con altro domain name registrato anche come marchio);

2) registrazione di un domain name uguale o confondibile col marchio di un soggetto che opera in un settore commerciale diverso (o registrazione di un domain name confondibile con altro domain name registrato anche come marchio da operatore in settore diverso);

3) registrazione da parte di chi non esercita attività produttive o commerciali di un domain name uguale o confondibile col marchio di altri soggetti;

4) registrazione come dominio di un nome proprio di persona (o di città ecc.).

Colui che ritiene di aver subito la lesione di un proprio diritto a seguito della registrazione di un nome di dominio da parte di altri può contare attualmente su tre generi di rimedi.

- Il primo e quello di rivolgersi al giudice ordinario chiedendo l’accertamento di un diritto riconosciuto dall’ordinamento e l’adozione dei relativi mezzi di tutela con l’esercizio, in particolare, dell’azione cautelare ex art. 700 c.p.c.. Il rischio, specialmente in ragione dell’assenza di una disciplina legale tipica dei d.n., è quello dell’incertezza della decisione, tenuto conto dei vari orientamenti giurisprudenziali, che, come vedremo, vanno dall’assimilare il nome di dominio ad un marchio (o ad un’insegna) al considerarlo un mero indirizzo che nulla ha a che vedere con un segno distintivo aziendale.

- Il secondo rimedio è il giudizio arbitrale di cui all’art. 15 delle Regole di Naming. Esso presenta il vantaggio dei tempi molto brevi della decisione (90 giorni) e dell’esecuzione della stessa (entro 5 giorni) da parte della RA. Tra gli svantaggi vi sono i costi sostenuti ed il fatto che la clausola compromissoria deve comunque essere accettata da entrambe le parti.

- Il terzo rimedio (molto diffuso negli ultimi tempi) è la procedura di riassegnazione dei nomi di dominio prevista dall’art. 16 delle Regole di Naming.. I vantaggi di tale procedura sono i tempi molto rapidi (max 60 giorni dal reclamo per ottenere una decisione), i costi molto contenuti e la possibilità di combattere efficacemente il domain grabbing ottenendo un immediato trasferimento a proprio favore del nome di dominio contestato. Essa però ha per oggetto esclusivamente nomi a dominio registrati sotto il TLD ".it" e non anche gli altri domini registrati sotto diversi TLD. Il limite fondamentale di essa è rappresentato tuttavia dalla possibilità per le parti di iniziare un parallelo ordinario giudizio di cognizione ovvero un giudizio arbitrale comportando l’estinzione della procedura. Peraltro la possibilità di adire un giudice ordinario sussiste anche dopo la decisione dei saggi.

La c.d. "aterritorialità" di Internet comporta che le imprese adottino frequentemente sia un sito Internet riferito al territorio nazionale (ad es. ".it") sia un altro perfettamente identico con TLD generico (adottando in particolare l’estensione ".com") allo scopo di essere più facilmente rintracciabili anche in mercati stranieri, aumentando in tal modo proporzionalmente i rischi di conflitti.

Le imprese infatti utilizzano un dominio di secondo livello per identificarsi sul web (di solito il nome dell’impresa) ma affidano spesso al Top Level Domain (.it, .com, .org) sia l’identificazione per grandi linee della propria struttura ed attività (commerciale, volontariato, ecc.; sono attualmente sette i domini tematici a disposizione: .com, .org, .net, .edu, .int, .gov, .mil) sia l’individuazione del tipo di prodotto o servizio commercializzato e del relativo mercato preferenziale (.it, .fr, .de ecc.): anche una impresa straniera che produce pasta può avere interesse a registrarsi sotto il TLD .it, non solo per estendere l’area geografica di espansione commerciale ma anche per rimandare alla notoria qualità della pasta italiana e così attirare sui suoi prodotti i clienti "navigatori".

Ma attualmente, in assenza di specifiche norme di diritto comunitario e/o internazionale generalmente vincolanti, il giudice italiano non può che avere la prospettiva "territoriale" del diritto dello Stato, non potendo risolvere i conflitti d’interessi giuridicamente rilevanti collegati all’attribuzione dei d.n. sulla base di regole di naming che, sia pure adottate a livello internazionale, restano pur sempre di natura tecnica e con efficacia obbligatoria limitata alle parti contraenti.

A tal riguardo va subito evidenziato che, per la dottrina prevalente, l’uso di un nome come domain name costituisce una spendita commerciale di un segno riservata al titolare della privativa industriale, per cui al d.n. viene riconosciuta la tutela prevista per il marchio dagli artt. 2569 e sg. C.C. e dal R.D. 11 giugno 1942 n. 929 (modificato dal DLgv 4 dicembre 1992, n. 480), nonché l’applicabilità delle disposizioni codicistiche in tema di concorrenza sleale.

Si afferma così, in linea ancor più generale ed astratta, che i nomi di dominio rientrano nella disciplina sul diritto al nome (articoli 6, 7, 8 e 9 del codice civile; art. 7 : "La persona, alla quale si contesti l'uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni") e di quella dei marchi e dei segni distintivi. Si esplora quindi il profilo dell'uso indebito di marchi registrati e quello del divieto di uso di un marchio non registrato o di un marchio simile che ingeneri confusione nel pubblico. Tali divieti, com’è noto, riguardano anche le denominazioni e i segni distintivi che identificano presso il pubblico un prodotto o un'attività; ed avviene sempre più spesso che il nome di dominio si identifica presso il pubblico con un prodotto o un'attività.

La normativa sui marchi è praticamente equivalente in tutti gli stati del mondo industrializzato, in forza di una serie di convenzioni internazionali fondate sul principio di reciprocità e con la costituzione di un organismo per la tutela dei marchi a livello mondiale avente sede in Svizzera.

Principio generale (e sostanzialmente universale) in materia è quello affermato nel nostro ordinamento dall’art. 2569 cc: "chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato".. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571, sicchè l’utente "…ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso" (c.d. preuso).

Un divieto generale riguarda la registrazione come marchi di espressioni generiche, perché in questo modo si impedirebbe l'uso di simile indicazione ad una generalità di soggetti interessati.

In una simile prospettiva sistematica il domain name viene visto anch’esso come un "segno distintivo" dell'impresa, che l'imprenditore utilizza nel commercio (non diversamente da ditta o denominazione sociale, insegna e marchio) per far riconoscere se stesso ed i suoi prodotti e per essere contattato.

Tale tendenza interpretativa è fondata sul noto principio di unità dei segni distintivi (affermatosi specialmente con la riforma del 1992), e quindi sulla riconosciuta liceità dell'adozione di marchi come domain names e di domain names come marchi, con la tendenza quindi a includere nella privativa per marchio la facoltà di adottarlo anche come domain name.

L’applicazione di tale principio indurrebbe a ritenere tendenzialmente che la preadozione di un segno come marchio sia d’impedimento all'adozione dello stesso segno come domain name da parte di un terzo.

Tale conclusione, come si vedrà in seguito, non appare corretta alla luce del "diritto vivente".

Sulla base di un simile indirizzo sistematico potrebbe dunque applicarsi ai d.n.:

- la normativa in tema di marchi registrati nazionali (Artt. 2569-2574 cc.; R.D. 929/1942; DPR 8 maggio 795/1948; D.L. 480/1992; DPR 595/1993; d.l. 189/1996) o marchi comunitari se il dominio coincide con un altrui marchio registrato nazionale o comunitario; va puntualizzato che, per altro verso (come ormai avviene di frequente in particolare per le aziende che offrono esclusivamente o prevalentemente servizi Internet), anche un nome di dominio è registrabile come marchio se ne ha i requisiti, in particolare se non è generico o meramente descrittivo;

- la normativa in tema di marchio di fatto (art. 2571 c.c.: preuso) se il dominio, non registrato anche come marchio, è riconducibile ad un soggetto che svolge attività economica e riguardi prodotti o servizi realmente esistenti o di imminente produzione;

- la normativa in tema di concorrenza (art. 2598 e sg. c.c), che può tutelare il dominio, idoneo ad assumere funzione distintiva ed individuatrice, solo contro la confondibilità (salvo che non abbia acquisito generale notorietà);

Comunque va rimarcata l’applicabilità anche delle norme che regolano il diritto al nome (artt. 6 e sgg. c.c.).

Come è noto, in caso di violazione delle norme sui marchi e/o sulla concorrenza, i mezzi di tutela solitamente esercitati sono:

E’ ovvio che l’attore può richiedere in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., ogni altro provvedimento che assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tali forme di tutela vengono in effetti richieste dai soggetti interessati (ad eccezione delle misure reali, per quanto si preciserà in seguito) anche nelle controversie sui d.n., nelle quali peraltro si suole chiedere –ex art. 700 cit.- la sospensione della registrazione da parte della RA in funzione della domanda di merito che mira ad ottenere la cancellazione e/o la riassegnazione del d.n..

Come è avvenuto in casi aventi ad oggetto la materia informatica (si pensi alla tutela del software), i giudicanti che si sono occupati delle controversie in materia di nomi di dominio hanno dovuto fare i conti con l’assenza di una legislazione specifica, per cui hanno fatto ricorso ai normali strumenti interpretativi applicati ad alcuni istituti del nostro ordinamento giuridico.

Qui di seguito sintetizzeremo i principali problemi affrontati e le soluzioni accolte in alcune significative controversie svoltesi dinanzi all’autorità giudiziaria italiana, per poi tentare di definire quei criteri minimi che possano servire ad orientare nella decisione dei casi concreti.

E’ utile sin d’ora anticipare che anche il dibattito giurisprudenziale (che sino ad ora non risulta aver coinvolto specificamente la Suprema Corte) si è incentrato sulla natura del d.n. ed in particolare sulla questione della applicabilità o meno della normativa vigente in materia di segni distintivi dell’impresa, in relazione alla natura riconosciuta in concreto al d.n. (marchio, insegna, testata editoriale ecc.).

Nell’ambito dello stesso organo giudiziario, il Tribunale di Firenze, possono -anche recentemente- enuclearsi i due orientamenti di massima della giurisprudenza di merito italiana.

La linea giurisprudenziale minoritaria, fondata sul principio di autonomia del "domain name" rispetto ai segni distintivi, ha affermato che la preadozione di un segno come marchio non può mai impedire che un terzo si avvalga della medesima componente alfanumerica per registrare e gestire un d.n..

Si afferma in particolare in quest’ultima ordinanza che "…tale parificazione non appare essere corretta e non può essere condivisa da parte di questo giudicante essendo lampante la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ed il domain name che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. In Internet, infatti, non esiste alcun confine territoriale e tutte le imprese e gli enti del mondo hanno interesse ad ottenere un domain name per potere essere raggiunte con la stessa facilita da ogni utente che sia fornito di telefono (fisso, cellulare o satellitare) e di personal computer. Il domain name pertanto non tutela in alcun modo il prodotto aziendale. La assimilazione all'insegna non appare convincente in quanto l'insegna costituisce punto di riferimento dell'impresa esclusivamente in un ambito territoriale."

Nel caso de quo, che sintetizza emblematicamente il contrasto fra regole di naming e normativa sui marchi, la società ricorrente, nota compagnia aerea belga e titolare di un marchio europeo, aveva chiesto un provvedimento cautelare per inibire ad un’altra società l’utilizzazione di un nome di dominio identico al marchio registrato dalla ricorrente. La misura cautelare, inizialmente concessa, veniva successivamente revocata col provvedimento in esame.

Nella specie la Registration Authority Italiana aveva rigettato la domanda di registrazione del nome a dominio avanzata dalla società ricorrente (e corrispondente al proprio marchio registrato) in quanto tale nome a dominio era già stato richiesto ed assegnato per prima alla società convenuta nel procedimento cautelare .

In motivazione il giudicante spiega che il nome di dominio è l’equivalente telematico di un indirizzo stradale ("... un certo numero civico di una certa via..."), al quale si arriva o conoscendolo o facendosi orientare da uno dei tanti motori di ricerca (pensabili come elenchi di indirizzi), motori che l'utente interroga fornendo descrizioni (con ricorso agli operatori logici) del contenuto informativo ricercato e che forniscono una lista di indirizzi di siti le cui occorrenze descrittive permettono poi di opinare sulla loro maggiore o minore attinenza alle informazioni richieste. Sicchè il domain name non corrisponde necessariamente al marchio e, grazie ai motori di ricerca, "... la reperibilità di un determinato sito è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d'impresa, non meno che dal domain name". Per tali ragioni "... non può porsi per esso un problema di violazione del marchio d'impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi".

In proposito va osservato però che è certamente più facile la ricerca su Internet quando il nome di dominio coincide con il marchio registrato o comunque la denominazione dell’imprenditore, tenuto conto che l’utente medio, normalmente poco esperto, si aspetta appunto tale coincidenza. Sicchè all’imprenditore che ha un d.n. corrispondente alla sua denominazione o a un suo marchio può derivare un grosso vantaggio rispetto a colui che, avendone uno difforme, sarà più difficile da contattare.

Anche la citata ordinanza del Tribunale di Bari, sin dal 1996, aveva affermato che il domain name non ha la funzione di identificare "... l'entità che utilizza il dominio, sicché nessuna confusione è possibile tra due soggetti, potendo eventualmente la confusione essere determinata dal contenuto delle pagine pubblicitarie dei due soggetti, ove ne sussistano i presupposti", concludendo che "un nome a domini è un nome a domini e null'altro".

L’orientamento prevalente, come si è anticipato, riconosce tutela al nome di dominio applicando la disciplina del marchio registrato, cioè riconoscendo il diritto di avvalersene in modo esclusivo, come sancito dall’ art. 2569 c.c , e quindi anche di registrarlo come dominio. Il suo titolare, se defraudato (perché qualcuno ha provveduto a registrare come nome di dominio un marchio), può agire in giudizio anche con procedura d’urgenza.

Secondo tale orientamento anche la registrazione di un dominio generico (ad es. ".com") -oltre che geografico (".it")- che leda diritti altrui da’ spazio all’intervento del giudice italiano per ottenere la cessazione dell'abuso. In tal caso la sentenza o l'ordinanza del giudice interesserebbe comunque la persona che ha commesso l'illecito, indipendentemente dal fatto che l'ente di registrazione si trovi negli U.S.A. o altrove, dovendo la stessa persona eseguire l'ordine del magistrato e chiedere la cancellazione della registrazione.

* * *

Essa ribadisce innanzitutto che il domain name ha cessato di essere un mero indirizzo telematico, potendo esso divenire in realtà l’equivalente cibernetico dell’insegna o comunque di un segno distintivo, cercato dal consumatore che richieda un determinato prodotto e come tale idoneo ad attirare il consumatore medesimo.

Nella specie il giudicante ha ritenuto che vi fosse sostanziale corrispondenza testuale tra il marchio di cui la ricorrente era licenziataria ("Doctor Glass") ed il nome del sito aperto dalla Deico ("www.doctorglass.it", peraltro presentato nella promozione pubblicitaria effettuata sul medesimo sito nella forma grafica ancora più imitativa "www.Doctor Glass.it").

Quest’ultima intendeva gestire un sito "portale" all'interno del quale venivano convogliate le offerte di varie imprese tutte facenti parte del settore del vetro e dei cristalli registrando un d.n. corrispondente al marchio della ricorrente, specializzata nella installazione e riparazione di cristalli per autoveicoli.

Puntuale è l’affermazione dell’ irrilevanza della c.d. estensione del domain name (o TLD) nel giudizio di confondibilità: <<… Sul piano del giudizio di confondibilità nessun rilievo possono avere né il fatto che nel sito della convenuta compaia come parte terminale della "stringa" identificativa il suffisso "it.", né il fatto che il sito "ufficiale" della ricorrente abbia il suffisso "com." ("www.doctrorglass.com"). Infatti la parte terminale della stringa alfanumerica di una Homepage costituisce unicamente il domain name di primo livello (o Top Level Domain Name: TLDN) e vale quindi ad indicare solo il dominio di livello più generale, entro il quale si raggruppano anche migliaia di siti internet. Il TLDN, di conseguenza, vale solo ad indicare o la nazionalità del sito ("it" per Italia; "fr" per France; "eu" per Europa, nel caso dei siti ufficiali dell’Unione Europea) o (soprattutto negli Stati Uniti) la natura del soggetto titolare del sito ("com", per i siti a scopo commerciale; "gov", per i siti del governo; "edu", per i siti universitari) e non può costituire elemento effettivamente distintivo per gli utenti di internet. Esso rileva quindi solo come elemento della stringa da digitare per raggiungere un sito, ma non fornisce elementi sulla identità del titolare del singolo sito. Ciò che invece vale ad identificare veramente il sito per la generalità degli utenti che utilizzano internet è il Secondary Level Domain Name (SLDN) e cioè il nome che identifica la homepage del sito e che svolge la prevalente funzione distintiva agli occhi soprattutto dei consumatori, i quali sono naturalmente portati a cercare il sito di una impresa commerciale digitando una stringa alfanumerica corrispondente al marchio dell’impresa medesima… Ne deriva che, da un lato, la presenza sul sito del TLDN non vale ad operare distinzione rispetto al marchio registrato e, dall’altro lato, che la diversità di TLDN non deve ritenersi sufficiente (almeno nel caso della generalità degli utenti, raramente esperti, considerato che internet è una realtà in continua diffusione presso un pubblico sempre più ampio e conseguentemente sempre meno dotato di conoscenze tecniche specifiche) a distinguere due siti che presentino un SLDN identico, come nel caso in esame, o comunque facilmente confondibile (cfr. Trib. Milano, 3 giugno 1997).>>

Il Tribunale di Monza ha riaffermato che l’impiego dell’altrui marchio come domain name costituisce "uso del segno identico al marchio" per la promozione di un bene o di un servizio e che, conseguentemente, qualora detto bene o servizio sia identico o affine al prodotto o servizio offerto dal titolare del marchio, si rientra pienamente nell’ipotesi di cui, rispettivamente, all’art. 1 lett. a) ed all’art. 1 lett. b) della Legge Marchi. Ben poca rilevanza – afferma il giudicante - può avere lo stabilire se il domain name vada qualificato come marchio di fatto, come insegna o come segno atipico, considerato il principio di unitarietà dei segni desumibile dal disposto di cui all’art. 13 Legge Marchi.

Ha rilevato in particolare il giudicante che mentre <<… il sito della ricorrente è specificamente dedicato a quello che è il settore commerciale della Doctor Glass Group s.r.l. (e cioè la riparazione di vetri e cristalli per automezzi), il sito aperto dalla Deico di Villa Daniele sarebbe destinato - per usare le parole impiegate nella comparsa di costituzione e risposta - "un contenitore degli "specialisti del vetro" in ogni settore, rivolto ai fabbricanti, artigiani e produttori di vetro in genere e in ogni ambito nel quale tale materiale possa avere delle utili applicazioni…>>. Per cui << il fatto che la ricorrente operi in uno specifico settore della produzione di vetri o cristalli non può di per sé valere ad escludere l’illecito dedotto, se si considera la palese affinità tra il settore in cui opera la Doctor Glass Group s.r.l. ed i settori commerciali in cui operano le imprese che dovrebbero "approdare" sul sito del convenuto. La contiguità tra produzione di cristalli per autoveicoli e produzione di cristalli in altri settori, anche specializzati, è tale da creare il rischio di confusione per il pubblico oggetto della previsione di cui agli artt. 1 lett. b) e 13 legge marchi. Peraltro si osserva…che il sito di parte convenuta è tuttora in fase di completamento e che è destinato genericamente ad accogliere imprese operanti nel settore del vetro e dei cristalli, senza limitazione alcuna. Appare quindi evidente che il sito non è precluso all’accesso anche da parte di imprese operanti nello stesso settore merceologico della ricorrente. Vi è quindi il pericolo (non negato in alcun modo da parte convenuta) che sul sito vengano pubblicizzati, direttamente o tramite links, proprio servizi di installazione o riparazione di cristalli per autoveicoli, con conseguente ricaduta addirittura nella ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 1 Legge Marchi.>>

Il Tribunale ha ricordato poi come sia principio ormai consolidato quello per cui la originalità del marchio deve esser valutata esaminando il marchio medesimo nel suo complesso e non scindendo le singole componenti di esso. Conseguentemente, la capacità distintiva di un marchio può fondarsi anche su una combinazione di parole che, singolarmente prese, risalgono ad un uso generale, ma che nel loro insieme, sono in grado di dar vita ad un'espressione in quanto tale originale e perciò dotata di capacità distintiva, costituendo tale valutazione questione di fatto, che spetta all'accertamento del giudice di merito (Cass., sez. I, 8 gennaio 1998, n. 91; Cass., sez. I, 12 marzo 1997, n. 2223; Cass., sez. I, 9 agosto 1991, n. 8691).

Il giudicante ha chiarito che: <<…se i due termini formanti il marchio della ricorrente (ed in particolare il termine "Glass") sono, presi individualmente, effettivamente generici, la loro combinazione pare sicuramente idonea a costituire un marchio caratterizzato da sufficiente capacità individualizzante. Si tratta, certamente, di una capacità priva di caratteristiche tali da consentire la qualificazione del marchio come "marchio forte", ma nel caso di specie il problema della debolezza del marchio è automaticamente superato dal fatto che il domain name oggetto del contendere, riproduce fedelmente il marchio della ricorrente, senza apportarvi variazioni e che, conseguentemente, non si pone neppure la questione circa la necessità di dare applicazione alla tutela "allargata" al "nucleo ideologico" elaborata per il marchio forte.>>

Ma la parte forse più interessante della motivazione dell’ordinanza in esame è quella in cui si valuta, a proposito dell’affinità dei prodotti o servizi rispettivamente offerti dalle parti, la funzione di "portale" del sito della resistente: <<… Da detti documenti si evince che il sito www.doctorglass.it è (come testualmente indicato nella descrizione) un "portale", cioè (per indicare una definizione non tecnica) un sito tramite il quale l’utente di internet può individuare od essere indirizzato verso altri siti di suo interesse. Un sito, dunque, che ha come funzione primaria quella della ricerca od offerta di altri siti. E’ notoria la diffusione che hanno sul piano commerciale siti aventi le caratteristiche del portale o del motore di ricerca, così come è notorio che detti siti si mantengono economicamente e producono utili in virtù della pubblicità che su di essi viene fatta di solito mediante banners, e cioè riquadri con immagini e nomi, aventi la caratteristica del link ipertestuale, di modo che l’utente "cliccando" sul banner viene automaticamente reindirizzato sul sito corrispondente. Il sito oggetto del contendere ha appunto tali caratteristiche, come risulta anche dalla presentazione della homepage in allestimento, nella quale si afferma testualmente "presto avrete la possibilità di vedere i vostri indirizzi commerciali pubblicati su Internet". Si pone allora il problema della presenza di uno iato tra il sito che presenta il domain name che configura la violazione del marchio ed il sito (avente nome probabilmente diverso e quindi del tutto privo di idoneità confusoria) in cui vengono offerti i prodotti o servizi commercialmente identici o affini a quelli offerti dal titolare del marchio. Ritiene il Tribunale di dover aderire all’orientamento - sia della dottrina sia della giurisprudenza - che configura il link ipertestuale come "strumento di estensione della gamma di prodotti offerti dal sito di partenza, che finisce con il comprendere mediatamente anche prodotti pubblicizzati in siti diversi" (per mutuare l’espressione utilizzata in uno studio sull’argomento). L’automaticità di trasferimento del link permette, in sostanza, di affermare che possono ritenersi offerti su un sito internet tutti quei prodotti che sono pubblicizzati su altri siti comunque raggiungibili da quello di partenza mediante links ipertestuali…>>.

Ritenuta conseguentemente sussistente la fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), Legge Marchi, il giudicante osserva altresì che <<… senza pronunciarsi direttamente sul problema dell’ammissibilità di una tutela cumulativa o alternativa (su cui cfr. Cass., sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13916; Cass., sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617)… paiono ricorrere, almeno in via alternativa, anche i presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. Non vi sono dubbi, infatti, sulla identità dei segni adottati da entrambe le parti e, quanto alla confondibilità sul piano merceologico, valgono le considerazioni già svolte sulla corretta identificazione dell’ambito di beni o servizi complessivamente offerti (tramite i links) sul sito di parte convenuta. Indubbia è poi la sussistenza di univoci profili indiziari circa la presenza in capo ai convenuti dell’elemento soggettivo almeno della colpa, considerato il fatto che la società ricorrente opera su tutto il territorio italiano e fa parte di un ristretto gruppo di imprese specializzate, sì che la sua conoscibilità appariva di agevole acquisizione per chiunque (come la Deico) si apprestasse ad aprire siti commerciali dedicati al settore di vetri e cristalli>>.

* * *

Nella casistica di conflitti tra d.n. e marchi non è infrequente l’ipotesi dell’ "attacco" di un d.n. ad altro d.n..

Interessanti sono, sul piano sistematico, gli spunti di riflessione offerti da quest’ultima decisione (adottata in sede di reclamo alla precedente ordinanza ex art. 700 c.p.c.) in ordine al particolare atteggiarsi delle privative industriali nel mondo telematico, che mettono alla prova in particolare, oltre che il principio di territorialità, l’altrettanto tradizionale principio della specialità della privativa per marchio.

Nel caso de quo un’agenzia immobiliare, corrente sotto il nome commerciale "altavista", aveva, tramite il provider ABX Sistemi s.r.l., aperto un sito nel quale usava "altavista" come domain name (" altavista.it") e come marchio. Nel resistere alla domanda cautelare della Compaq, licenziataria del marchio " Altavista", distintivo di un notissimo motore di ricerca (" altavista.com"), l'agenzia rimarcava la distanza merceologica tra i propri servizi e quelli del motore di ricerca. Ma il Tribunale di Genova, in sede di reclamo, rilevava che " .... l'accesso a motori di ricerca avviene attraverso l'indirizzo informatico che ciascuno di essi è scelto ... e che il numero di utenti che visitato ogni singolo motore, e dunque il suo valore commerciale come veicolo pubblicitario, viene determinato sulla base del numero dei collegamenti che si sono realizzati in un dato periodo di riferimento ..... Se è vero che l'utilizzo [da parte della società convenuta] della denominazione "altavista" non impedisce agli utenti .... di uscire dal sito "altavista.it" per posizionarsi sul motore di ricerca digitando l'indirizzo "wwv.,.altavista.com"... ciò non ... è di poco conto, avuto riguardo alle conseguenze che l'imposizione di un simile "passaggio" determina. Non si tratta solo di frapporre un ostacolo e rallentare l'accesso diretto al motore di ricerca: l'induzione in errore degli utenti, realizzata attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome "altavista"..... ha come conseguenza immediata quella di "catturare" nel sito a lei intestato utenti diretti verso il motore di ricerca omonimo, con ciò stesso realizzando la diffusione dei messaggi pubblicitari contenuti nella pagina ed accreditando[le] presso gli operatori commerciali una potenzialità diffusiva degli stessi che altrimenti sarebbe del tutto estranea alla reclamante [il provider che si sarebbe reso intermediario nell'apertura del sito dell'agenzia immobiliare]".

Con una certa forzatura, poi, lo stesso Tribunale concludeva affermando che le parti in lite erano concorrenti sul mercato della pubblicità su Internet [<<…la circostanza che all'indirizzo informatico della reclamante corrisponda un sito, mentre a quello della reclamata corrisponda un motore di ricerca (anche ammesso che il sito della ABX sistemi fosse stato predisposto esclusivamente per fornire informazioni relative al mercato immobiliare) non modifica i termini della questione: la reclamante aveva realizzato un sistema che attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome Altavista era volto ad accreditare il proprio sito quale valido veicolo pubblicitario (anche solo nel ristretto ambito degli operatori immobiliari). Ciò costituisce senza alcun dubbio attività di concorrenza sleale alla stregua dell'articolo 2598 numero 1 codice civile: il mercato rispetto al quale ABX sistemi poteva dirsi concorrente di Compaq che era quello della pubblicità di Internet>>].

E’ noto infatti che, in nome del c.d. principio di specialità, la tutela del marchio è attribuita nei confronti dei prodotti o servizi oggetto della registrazione e dei prodotti o servizi affini; ed il concetto di "affinità" rischia di condurre ad un ampliamento non ben definibile della categoria merceologica nel cui ambito è tutelabile il marchio.

Un esempio in tal senso sembra essere una non recente ma emblematica controversia, avente ad oggetto un d.n. di una impresa offerente prodotti o servizi non direttamente affini o confondibili con quelli di un’impresa titolare di un marchio registrato, la quale peraltro non era ancora è assegnataria di un d.n..

Si deve poi aggiungere che, con la riforma del 1992, è stata introdotta nella normativa italiana la c.d. tutela extra-merceologica del marchio "che gode di rinomanza" o "celebre".. La particolarità della tutela attribuita a questa condizione del marchio, ossia di essere rinomato o celebre, consiste nella previsione di una tutela potenzialmente allargata a qualunque classe merceologica di prodotto o servizio (v. art. 1 lett. c, R.D. n. 929/42).

Pertanto, proprio le caratteristiche di Internet, strumento principale dei fenomeni della "globalizzazione" e della "smaterializzazione", unite alla "rinomanza" o "notorietà" del marchio possono essere poste a base di una tutela del domain name come marchio non più riferibile ai beni ed ai servizi trattati dal titolare della privativa ma ampliata contro ogni uso di segni uguali o simili suscettibile di arrecare un "indebito vantaggio" all'utente e/o a terzi ovvero un "pregiudizio" a chi è intestatatario del marchio registrato (indipendentemente dai beni o dai servizi offerti dall'utente e/o dai terzi).

* * *

Le anzidette decisioni, fondate su criteri di affinità e confondibilità tra d.n. e marchio, forniscono spunto per alcune considerazioni generali sulla tutela del marchio nella rete telematica.

Confondibilità dei segni e affinità sono invero concetti giuridici costruiti per il mercato "reale", pensando ad un consumatore che fa "shopping" in punti vendita tradizionali e confronta i prodotti marcati esposti sugli scaffali o in vetrina.

Ma questi concetti sembrano divenire inadeguati nella vetrine "virtuali" di Internet, dove il consumatore "naviga" alla ricerca di siti che trattino l’oggetto desiderato.

Costui, infatti, utilizzando i "motori di ricerca", esamina liste di "indirizzi" e prova a "visitare" quei "siti" che, in forza del nome di dominio o della breve descrizione del loro contenuto, appaiono trattare beni o servizi del genere desiderato (computers o software, nel caso Amadeus) imbattendosi tuttavia in un sito che, pur indirettamente (tramite links), tratta anche altri "generi" (prenotazione di viaggi e vacanze, nel caso Amadeus) e quindi induca desideri consumistici che si aggiungono o si sostituiscono a quelli di partenza. Il rischio maggiore per l'imprenditore in Internet è che il consumatore si orienti non tanto sulla base della distinzione tra offerte imprenditoriali concorrenti e merceologicamente coincidenti o simili (la tipica confusione di prodotti), quanto quello dei collegamenti tra siti che scaturiscono dall'attività di ricerca del "navigatore" nello spazio telematico e che lo distolgono dall'obiettivo primario, sottraendo clientela all'uno e arricchendo quella altrui (con eventuale aumento anche della raccolta pubblicitaria dei titolari dei siti originariamente non ricercati, dipendente dal numero di visite ricevute dal sito).

Tutto ciò, con particolare riferimento ai nomi di dominio (a parte le problematiche specifiche derivanti dalla presenza di marchi nei links di altri siti) invitano ad un ripensamento della tutela del marchio in questo particolare "ambiente", dove esso è sempre esposto al rischio di un "agganciamento" (non più solo psicologico, come nel mercato reale, ma telematico) da parte di d.n.-marchi altrui e di un conseguente sviamento di clientela.

E’ su questo terreno che, secondo alcuni studiosi, va costruito un diritto dei marchi congruo all'uso nelle reti telematiche, il quale dovrebbe proteggere l'interesse all'uso esclusivo del marchio preadottato indipendentemente dai beni o dai servizi marcati, liberandosi dal tradizionale principo di specialità, che è funzionale ad una tutela del nome commerciale contro la confusione ma che cessa la sua funzionalità quando l'interesse da proteggere è quello alla conservazione del "valore comunicazionale" o "attrattivo" del segno.

Un illecito "agganciamento" tra marchi nel mercato "reale" produce, com’è noto, l’effetto di accreditare il marchio agganciante e/o discreditare il marchio agganciato, e ciò sia per la prodotta inflazione di segni uguali o simili a quest’ultimo, sia per la repulsione qualitativa dello stesso che consegue inevitabilmente a tale inflazione.

Ebbene, gli effetti negativi suddescritti si producono ancor più quando il successo o l'insuccesso commerciale di un marchio dipende dal risultato di una ricerca –da parte del "navigatore" di Internet- basato su criteri "induttivi" logico-testuali, che solo per successive approssimazioni si avvicina al prodotto desiderato.

In tal senso sembra giustificarsi che (anche per l’ assenza di un marchio rinomato o celebre) la tutela inibitoria cautelare concessa dal "giudice del reclamo" nel caso Amadeus non ha riguardato direttamente il domain name omonimo (il quale provocava un potenziale sviamento di clientela e, comunque, un indebito vantaggio per i siti visitati solo grazie al linking imputabile al provider) ma è stata circoscritta alla permanenza dell’ "agganciamento" con links.

E’ stato infatti chiarito nella menzionata ordinanza che "si tratta ... di precludere l'accesso, attraverso il sito "Amaedeus.it", a servizi di prenotazione e turistici in genere ed alla correlative informazioni telematiche ..." e non già di impedire ogni utilizzazione del segno "Amadeus" come d.n. e come marchio da parte della convenuta.

Si trattava in definitiva di tutelare il marchio dell’agenzia di viaggi Amadeus dalla illecita attività di linking altrui e non dall’attacco da parte di un d.n. confusorio.

* * *

Anzi è un caso tipico di segno distintivo chiaramente destinato all’uso in Internet (Modenaonline) ed in quanto tale registrato anche come marchio.

Il ventaglio di domande ed eccezioni è ampio: <<... la ricorrente Data Service S.r.l., titolare del marchio MODENA ON LINE registrato in Italia a seguito di domanda presentata il 16 gennaio 1996, nonché di sito Internet denominato "modenaonline.com", ha proposto istanza cautelare ante causam nei confronti della Ascom Servizi Modena soc. coop. a r.l., che risulta a sua volta successivamente registrato un sito Internet denominato "modenaonline.it" (peraltro inattivo), preannunciando domanda di merito volta a far dichiarare che l'uso di tale domain name costituisce violazione dei propri diritti d'esclusiva sul marchio registrato, violazione degli artt. 2563 e 2564 c.c. (ditta) e 2568 c.c. (insegna), contraffazione del segno distintivo atipico rappresentato dall'indirizzo Internet ed atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con conseguente condanna all'inibitoria dell'uso ed al risarcimento dei danni. In via cautelare, ha chiesto pertanto di ordinare alla controparte "di non utilizzare quale domain name quello di modenaonline.it e, per l'effetto, di porre immediatamente in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla cancellazione immediata dell'indicato domain name in corrispondenza del sito predetto", con pubblicazione del provvedimento ed adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno a sua tutela. La Ascom, costituitasi, ha eccepito, quanto al fumus, la nullità dell'altrui marchio o comunque la sua qualità di marchio debole non tutelabile, e l'assenza di identità o affinità dei prodotti offerti dalle due società; quanto al periculum, l'assenza di imminenza ed attualità del pregiudizio per essere il proprio sito inattivo, e l'inammissibilità della cautela ove diretta ad ottenere la cancellazione del proprio domain name al fine di registrarlo a nome della ricorrente.>>

Ha affermato il giudicante che <<…non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri.. Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l'assimilazione all'insegna perché svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi. Ciò posto, va specificato che, come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, ord. 3 giugno 1997) nell'ambito del giudizio di contraffazione al TLD (nella specie:.it) non va attribuita alcuna valenza distintiva del segno: il raffronto, pertanto, va limitato al second level domain prescelto dalla resistente modenaonline, che risulta identico alla parte denominativa del marchio complesso della ricorrente. Poiché a tale parte va comunque assegnata efficacia di individualizzazione del marchio, l'utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente; anche per i marchi deboli, infatti, l'esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato. Va poi chiarito per la particolarità della fattispecie, determinata dal fatto che il sito della resistente è ancora inattivo, che la semplice "apertura" del sito come sopra denominato costituisce in sé uso illecito dell'altrui marchio, non potendosi l'ipotesi de qua assimilare al caso della mera registrazione del marchio confondibile non accompagnata dall'uso del segno che, per costante giurisprudenza, non dà luogo a contraffazione, per il semplice motivo che, nella fattispecie in esame, v'è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei "navigatori" di Internet.>>

L’ordinanza de qua puntualizza poi la legittimità di una tutela piena e territorialmente incondizionata (l’inibitoria dell’uso di un d.n. ha tecnicamente effetti illimitati, inibendo l’accesso ad un sito Internet da parte di tutti i potenziali clienti navigatori sparsi nel mondo) nel caso in cui, come nella specie, il marchio abbia rilevanza territorialmente limitata: <<… è il caso di specificare che, nell'ipotesi in cui la contraffazione venga realizzata attraverso la registrazione dell'altrui segno quale domain name italiano, non viene in considerazione il complesso problema dei rapporti fra territorialità della protezione del marchio e libera accessibilità mondiale del sito. In un caso del genere, infatti, la costante è che il gestore opera in Italia, a prescindere dal luogo di residenza della propria clientela. L'uso del segno contraffatto, quindi, si realizza in ogni caso sul territorio in cui si estende l'altrui privativa per cui il titolare di questa può legittimamente aspirare ad una tutela piena e territorialmente incondizionata.>>

Il ricorso, comunque, ritenuta l’affinità dei servizi offerti dalle due imprese, non è stato accolto per carenza del periculum in mora, stante l’inattività del sito in oggetto e la conseguente impossibilità di sviamento di clientela da parte della resistente, in considerazione delle capacità dell’utente medio di Internet di dirigersi comunque verso il TLD .com dello stesso nome di dominio.

E’ interessante lo sforzo del giudicante nel descrivere il comportamento tipico di un cliente del "cybermercato", pur sempre utile –come si è visto analizzando l’ipotesi dell’ "agganciamento"- per individuare i possibili mezzi di sviamento: <<... Nella specie tale periculum [in mora] è stato dalla ricorrente individuato nello sviamento di clientela che per definizione determina un danno di difficile accertamento e, quindi, statisticamente non riparabile nella sua interezza. e costituisce tradizionale circostanza integrativa del requisito nella materia in esame sotto il duplice (ma, all'evidenza, alternativo) profilo dell'accaparramento di clienti determinato dall'illecita attività concorrenziale della controparte e dalla perdita di potenziali clienti dissuasi nella ricerca del proprio sito dal rinvenimento del sito inattivo della resistente. Nessuno di tali profili di periculum può dirsi ricorrente nella specie. Quanto al primo, l'attuale e documentata inattività del sito della resistente (alla cui apertura corrisponde la scritta "directory listing denied", tipica dei siti privi di contenuti) esclude che, allo stato, la stessa possa sviare l'altrui potenziale clientela sostituendosi alla concorrente nell'offerta dei medesimi servizi attraverso Internet…. Quanto al secondo [profilo]…. evidentemente è riferito alla potenziale perdita di clientela disposta a contattare la ricorrente attraverso Internet. Orbene, il contatto della potenziale clientela con il sito della ricorrente può avvenire come sempre o attraverso una ricerca consapevole, o attraverso una ricerca casuale. Nel primo caso, il problema dello sviamento non si pone affatto, poiché il potenziale cliente, per definizione, sa in partenza per averlo appreso dalla sua pubblicità o con altri mezzi idonei che la ricorrente ha aperto un sito denominato modenaonline.com, e non ha quindi difficoltà a reperirlo. Nel secondo, l'ipotesi di partenza è che il cliente conosca il marchio della ricorrente e sospetti, senza esserne certo, che la stessa abbia aperto un suo sito Internet. In questo caso, tale cliente che va immaginato quale utente di media conoscenza della rete andrà alla ricerca del sito della ricorrente ipotizzando a ragione che esso sia contraddistinto da un second level domain corrispondente alla parte denominativa del marchio….. Costui potrà, in primo luogo affidarsi ad uno dei tanti motori di ricerca esistenti in rete, che svolgono la funzione di rinvenire i siti di cui si conoscono parti del DNS; in tal caso, egli troverà entrambi i siti in questione, per cui non verrà fermato nella sua ricerca dall'inattività del sito avente .it quale TLD e riuscirà pertanto comunque a connettersi con la ricorrente. In alternativa se appena più esperto, egli proverà a digitare direttamente il DNS immettendo la parte nominativa del marchio, seguita da un punto e da uno dei due unici TLD utilizzabili dalle imprese commerciali italiane, cioè .it. o .com. Anche in tal caso, è difficile ipotizzare che l'utente arresti la ricerca dinanzi all'inattività del sito .it … essendo per definizione parte del suo patrimonio di conoscenza l'utilizzo alternativo, da parte delle imprese italiane, dei due TLD suddetti, è facile pensare ad un ulteriore tentativo di ricerca con il suffisso residuo, che verrebbe coronato da successo. In nessun caso, pertanto, può ipotizzarsi quella perdita di clientela prospettata dalla ricorrente. Il periculum in mora, quindi, è nella specie insussistente. L'inibitoria non può pertanto essere concessa in questa sede cautelare.>>

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In tale provvedimento si conferma l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario si approfondisce la problematica della responsabilità extracontrattuale del provider, gestore del sito e intermediario nella registrazione del d.n. per il titolare di quest’ultimo.

Si afferma in particolare che <<…una volta stabilita l'applicabilità ai "domain names" della disciplina dei segni distintivi, deve ritenersi applicabile il principio della circolarità della tutela dei segni stessi, in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur diverso tipo; il nome di dominio dovrà dunque essere adoperato in maniera tale da non ingenerare confusione nel pubblico circa la riconducibilità del sito (e, dunque, dei prodotti nello stesso venduti o reclamizzati), ad un determinato soggetto, pena l'applicabilità, a seconda dei casi, delle norme dettate a tutela della specifica tipologia del segno violato (legge marchi, normativa sul diritto al nome ed all'identità personale, legge sul diritto d'autore, art. 2598 c.c.).>>

Ed ancora si sottolinea, a conferma delle considerazioni sopra espresse per il caso Amadeus, che <<… non può, peraltro, non osservarsi che, per effetto delle peculiarità presentate dal "domain name", anche il giudizio di confondibilità viene ad assumere caratteri peculiari sia in rapporto alla somiglianza tra i segni, sia in rapporto alla valutazione della possibilità di confusione in relazione all'affinità merceologica. Sotto il primo profilo, si sottolinea infatti, la connotazione di essenzialità grafica del nome di dominio, che consente una differenziazione con varianti letterali assai scarne, non consentendo, invece, quelle differenziazioni dei caratteri, cromatiche o di dimensioni, né le differenziazioni effettuate tramite l'aggiunta al nome di simboli o figure; con la conseguenza che la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio di confondibilità, di quelle variazioni marginali, non idonee ad operare una distinzione, come, ad esempio, la differenza del solo "Top Level Domain Name", che viene ritenuto assimilabile ad un nome di uso generale, e, pertanto, non idoneo a fondare, di per sé solo, una differenziazione sufficiente ad evitare la confondibilità dei caratteri ….. Sotto il secondo profilo, va osservato come in talune pronunce si sia ritenuto che l'uso di un marchio, che gode di rinomanza, come "domain name" o comunque all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli forniti dal titolare del marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la attività espletata tramite il sito o nello stesso pubblicizzata, a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio….>>

In definitiva il suddetto giudicante ha concluso <<… che, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei nomi di dominio, pur dovendosi ritenere necessaria ai fini dell'operatività della tutela di cui all'art. 1, lett. b), L. marchi, l'esistenza di affinità merceologica dei settori di uso dei segni, detta affinità merceologica debba tuttavia essere valutata in considerazione della peculiarità dei nomi di dominio, e della possibilità, per il consumatore, di ricondurre un determinato servizio all'attività d'impresa del titolare del marchio, sfruttandone perciò la notorietà.>>

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Le Poste Italiane hanno infatti portato davanti ai giudici modenesi il titolare delle registrazione dei nomi a dominio "bancoposta.it", "raccomandata.it", "vaglia.it" affinchè gli fosse inibito l'utilizzo di detti nomi. Il giudice adito, in un primo momento -con ordinanza in data 28 luglio 2000- ha rigettato il ricorso presentato dalle Poste Italiane reputando i nomi in questione "…espressioni generiche che indicano servizi e attività, neppure tutte di esclusiva pertinenza delle Poste Italiane (come nel caso del vaglia che può essere non solo postale ma anche cambiario e bancario), che proprio perché generiche ed ormai acquisite nel lessico e nella parola, sono di uso corrente nella lingua italiana."

E’ infatti noto che su espressioni generiche non può riconoscersi alcun diritto di esclusiva. E nella specie tale genericità sembra mancare solo alla espressione "bancoposta" che serve per designare l'insieme di alcuni servizi bancari gestiti dalle poste pur essendo formato dalle parole generiche "banco" e "posta".

A tale proposito si segnala che la tendenza a livello comunitario è quella di negare distintività (e quindi valenza quali marchi di impresa) a espressioni che risultano composte da parole generiche, descrittive del prodotto o servizio, reputando insufficiente l'unione di termini ed espressioni generiche e descrittive per la ricorrenza di detto requisito.

Il tribunale, tuttavia, in sede di reclamo ha revocato l'ordinanza di reiezione della domanda presentata dal reclamante ritenendo che "bancoposta", "vaglia" e "raccomandata" siano termini "…a) certamente appartenenti al lessico comune ma associati dalla generalità dei consociati a servizi svolti o prodotti offerti dalle poste italiane; b) normativamente disciplinanti servizi svolti e prodotti offerti dalle poste italiane; …" per cui ciò giustifica "… il ricorso alla disciplina propria dei marchi di impresa". L'attività svolta dal resistente pertanto integra, ad avviso dei giudici del reclamo, un utilizzo di marchi privi del requisito della novità e una violazione dell'art. 11 della Legge Marchi, che vieta l'uso di marchi in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti e merci altrui. Appare discutibile la decisione di attribuire la qualifica di marchi a nomi generici per la sola ragione che essi si riferiscono ad un servizio gestito in esclusiva da un ente.

Il tribunale ha altresì affermato la ricorrenza di una concorrenza sleale confusoria, nonostante la differente attività esercitata dai soggetti coinvolti.

Si deve comunque rilevare che la controversia in parola tuttora prosegue nel merito con ulteriori provvedimenti provvisori adottati dal giudice istruttore, il quale, esaminando la richiesta di Discovogue (titolare dei tre d.n. in controversia) di valutare la nullità per genericità del marchio Bancoposta delle Poste Italiane, con ordinanza del 14 dicembre 2000 ha respinto la richiesta delle Poste di entrare in possesso dei tre domain names 'bancoposta.it', 'vaglia.it' e 'raccomandata.it', i quali rimangono pertanto ancora a Discovogue (probabilmente per problemi esecutivi attinenti al tenore del dispositivo ed alla sua inefficacia nei riguardi del terzo RA) nonostante non possa ancora utilizzarli per i propri progetti informatici a seguito dell’ordinanza collegiale dell’agosto 2000.

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Conclude l’ordinanza che <<…in base ai principi generali della procedura (art. 101 c.p.c.), un ordine giudiziale può essere rivolto solamente a chi sia stato regolarmente evocato in giudizio, con ciò mettendolo in grado, se lo desideri, di difendersi dalla richiesta contro di lui avanzata. Tale difetto di contraddittorio deve condurre, perciò, al rigetto della domanda cautelare principale.>>

La decisione non sembra condivisibile, poiché l’inibitoria, così come richiesta, riguardava l’utilizzo del d.n. e quindi interessava esclusivamente l’assegnataria dello stesso, con conseguente obbligo di costei –in caso di accoglimento della domanda- quanto meno di disattivare il sito (svuotandolo di contenuto) ed eventualmente anche di chiedere alla RA (non chiamata in giudizio, come è avvenuto invece, ad esempio, nel caso seguente Tiscali/Marcialis) la sospensione dell’assegnazione ai sensi dell’art. 12 delle Regole di Naming.

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La ricorrente Tiscali aveva sollevato tutti i profili giuridici (ed i mezzi di tutela) ricollegabili ad un caso del genere, ritenendo che la condotta del resistente fosse, in realtà, strumentale all’ottenimento di una cospicua remunerazione economica quale contropartita della cessazione dell’attività illegittima.

Essa aveva infatti chiesto che in via di urgenza <<…venisse ordinato alla Registration Authority Italiana di provvedere all’immediata sospensione dell’assegnazione a Walter Marcialis del nome a dominio "www.andala.it", e che fosse inibito all'attuale intestatario del sito ogni suo ulteriore utilizzo, preannunziando la proposizione, nella successiva causa di merito, delle seguenti domande: "accertare l'usurpazione ovvero della contraffazione del marchio "Andala" da parte del Marcialis, con conseguente lesione dei diritti su tale marchio vantati da parte ricorrente e, per l'effetto, e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione presso la RAI del nome dominio "www.andala.it" a favore del Marcialis stesso; ordinare alla RAI di registrare il dominio www.andala.it a nome della Tiscali spa come da domanda in data 22 novembre 1999 ; accertare la violazione da parte del Marcialis degli obblighi di cui all'articolo 2598 cc con ogni conseguente pronunzia volta ad inibire la prosecuzione di tali atti; ottenere la condanna di Marcialis Walter al risarcimento di tutti i danni causati e causandi ".>>

Ma in sede di reclamo il Tribunale revocava la precedente ordinanza così motivando in fatto <<… il collegio non può con certezza ritenere che alla data del 22 novembre 1999 il nome "Andala" - che all'epoca identificava in realtà la denominazione sociale della società Andala UMTS spa, la cui nascita era stata annunziata in conferenza stampa tre giorni prima - avesse già conseguito una fama tale da garantirgli i caratteri della rinomanza testé descritta, appunto per la estrema brevità del tempo intercorso tra l'annunzio dell'avvenuta operazione commerciale da parte della società Tiscali e la assegnazione del dominio al Marcialis. Alla luce delle esposte considerazioni non può ritenersi condivisibile la soluzione adottata in prima di istanza e consistita nell'applicare al segno distintivo in esame l'ampia tutela apprestata dall'articolo 1 comma 1° lett. c) l. marchi. Ritiene ancora il tribunale che il termine Andala - successivamente registrato dalla società Tiscali come marchio destinato ad identificare prodotti e servizi nel settore della telefonia cellulare - non avesse raggiunto neppure quel minor grado di diffusione che caratterizza il marchio notorio. Premesso, infatti, che colui che invoca la tutela di un marchio che assume usurpato deve fornire, ove ne chieda la protezione come segno distintivo non registrato, la dimostrazione del livello di conoscenza che di tale segno abbia il mercato dei consumatori, dubita il collegio che gli elementi istruttori offerti dalle reclamate siano tali da far ritenere provata, sia pure in via sommaria, l'esistenza di un marchio di fatto denominato Andala a diffusione nazionale, identificativo dei prodotti che l'omonima società intendeva immettere sul mercato…; in conclusione, può formularsi il rilievo che della nascita della società Andala e del suo intendimento di entrare nel mercato come gestore di telefonia mobile, con conseguente commercializzazione dei relativi servizi, non è stato fatto alcun lancio pubblicitario, tale non potendo considerarsi l’insieme dei commenti - per altro molto sintetici - riportati su alcuni organi di stampa sulla operazione economica consistente nella nascita della società Andala spa. Deve, infatti, escludersi che, come conseguenza di tali notizie, possa essersi diffusa, anche solo a livello nazionale, tra un numero di potenziali consumatori dei futuri servizi della società stessa, la percezione della esistenza di tale marchio, inteso come segno idoneo ad identificare i prodotti od i servizi della società Andala spa.… La conclusione cui deve pervenirsi è che, al momento in cui il Marcialis ha chiesto ed ottenuto la assegnazione del domain name Andala, tale termine non identificava alcun marchio di fatto tutelabile in capo alla Tiscali spa.>>

Particolarmente interessante è il seguente profilo sottolineato dal Tribunale di Cagliari: <<…Resta conclusivamente da chiedersi come sia possibile che, in concreto, la lontananza dei settori merceologici tra i due prodotti non renda immune da qualunque pregiudizio la società reclamata e la esponga, viceversa, ad un possibile danno in conseguenza della assegnazione del dominio.. La spiegazione va ricercata in quanto già chiarito, ossia nei limiti tecnici della rete, che non consente omonimie negli indirizzari ed impedisce la possibilità che due imprenditori, i quali pure operino in settori merceologici diversi, possano avere lo stesso nome a dominio, come invece accadrebbe nella realtà dove è possibile avere lo stesso marchio, o il medesimo segno distintivo, per contraddistinguere beni o servizi del tutto differenti senza per questo effettuare concorrenza alcuna l'uno verso l'altro. Tuttavia ritiene il tribunale che i limiti tecnici del sistema degli indirizzari non giustifichino una estensione della tutela in materia di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 cc. Si oppone a tale opzione interpretativa la decisiva obbiezione che l'impossibilità di ottenere due nomi a dominio uguali per consentire a due imprenditori di essere presenti sulla rete con lo stesso segno distintivo, ancorchè in settori merceologici non contigui, non è un presupposto idoneo a caratterizzare una particolare fattispecie in tema di concorrenza, ma, se si vuole, un difetto di Internet che solo accidentalmente interferisce con le regole della concorrenza commerciale.. Tanto è vero che il caso sin qui esaminato si sarebbe creato egualmente se il Marcialis, invece di chiedere l'assegnazione del dominio Andala per commercializzare una lampada, lo avesse richiesto non come imprenditore, ma al solo fine di essere presente nella rete di persona, magari per rendere accessibili (in rete appunto) informazioni gratuite relative, in ipotesi, ad un suo hobby, ponendosi per ciò stesso fuori da ogni possibile tematica relativa alla disciplina della concorrenza. L'esempio dimostra che il sistema chiuso degli indirizzari può portare a contrasti tra imprenditori e non imprenditori per l'uso di nomi a dominio, il che vale a dire che il problema della unicità degli indirizzi non è di per sè una questione attinente alla concorrenza, ma lo diviene solo quando, oltre ad un conflitto sull'uso di un nome a dominio ricorrano, nel singolo caso, anche gli ulteriori requisiti tipici della disciplina della concorrenza commerciale, che nello specifico, per quanto sin qui detto, non sussistono. La possibile lesione, dunque, degli interessi della società reclamata, ove anche ritenuta sussistente, non può essere ricondotta nè alla usurpazione di un marchio nè ad un atto di concorrenza sleale del Marcialis, come vorrebbe la Tiscali spa, ma al più deriva dalla circostanza che il reclamante, in concomitanza con la descritta operazione economica delle controparti, ha chiesto ed ottenuto la assegnazione di un dominio, con ciò ponendo in essere un comportamento che, ove appunto ritenuto pregiudizievole per Tiscali, in quanto in ipotesi posto in essere dolosamente, potrebbe solo essere riconducibile alla violazione del generale principio del neminem laedere.>>

La decisione, come si vede, esplorando tutti i possibili aspetti di lesione degli interessi del titolare del marchio, fornisce lo spunto per affermare che, proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche del nome di dominio, non è vietato in linea di principio registrare un nome di dominio corrispondente ad un marchio.

E’ questo, a ben vedere, il presupposto fondamentale di alcune decisioni (appartenenti all’indirizzo giurisprudenziale minoritario) le quali, partendo dalla corretta affermazione che il d.n. è funzionalmente un indirizzo, finiscono però per disconoscere in modo assoluto che il titolare della privativa per marchio possa impedire che altri adottino come indirizzo una dicitura uguale o simile. 

Ma il suddetto principio di "libertà" è vero solo finché il d.n. non manifesti una provenienza imprenditoriale: l'esclusiva per l'uso come marchio del noto segno "Rolex" non potrebbe impedire ad un cultore di aprire un sito amatoriale col d.n. omonimo quando non vi sia alcuno sfruttamento commerciale.

Ed infatti la preesistente privativa per marchio non si estende alla successiva registrazione del segno (uguale o simile) come d.n. in sé considerato ma solo quando all'uso da parte di altri del segno in parola nell'ambiente telematico si accompagni un fenomeno "confusorio" o comunque un "indebito vantaggio" (o un " pregiudizio" al titolare del marchio) in ragione della navigazione nella "ragnatela" delle offerte commerciali in Internet (il che equivale a provare che il d.n. è in realtà adoperato anche come marchio).

In definitiva, l'uso di un simile d.n. resta lecito finché nel sito non si offrono beni o servizi (c.d. uso "civile" del segno).

Ed invero alcuni studiosi hanno segnalato che dei tre livelli consecutivi di protezione del marchio (protezione contro la confusione da identità o da somiglianza dei segni, contro l'associazione delle iniziative e contro le perdite di capacità attrattiva del segno) quello proprio dell'uso di segni distintivi nelle reti telematiche è (soprattutto) il terzo livello, il quale, pur dipendendo dal prerequisito della celebrità o della rinomanza del segno, richiede la prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio al di là di ogni questione di identità o affinità tra prodotti e servizi (art. 1 lett. c R.D. n. 929/42).

La delineata prospettiva è utile anche per orientarsi nel fenomeno del domain grabbing, cioè nell'incetta di d.n. corrispondenti a marchi altrui già noti. 

La regola di naming del "first come, fìrst served", che sembra ostacolare l'uso di un marchio nella rete mettendo in discussione la coincidenza tra marchio e d.n., può essere infatti integrata, nel diritto statuale, dal comune principio della "buona fede" di cui all’art. 22 Legge Marchi (principio che peraltro sembra ispirare la Regola di Naming n. 8 allorchè prevede che "un nome a dominio non è prenotabile"). In buona sostanza sarebbe indubbiamente in mala fede colui il quale registri un nome di dominio all’evidente scopo non di usarlo ma di impedirne l'uso altrui (di fatto prenotandolo) per rivenderlo o per danneggiare il titolare del corrispondente marchio escludendone l’ingresso in rete.

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Anche dall’esame degli anzidetti –più significativi- precedenti giurisprudenziali si evince che un corretto approccio alla soluzione di un caso concreto non può non partire –a parere dello scrivente- dal tradizionale principio della libera appropriabilità dei nomi altrui come marchi, enucleabile in particolare dall’art. 21 R.D. n. 929/42 (principio al quale fa eccezione il caso in cui il nome sia univocamente identificativo di una data persona).

Per cui, dall’applicazione di tale principio alla materia dei d.n., si ricava in linea di massima che:

• si può registrare ed usare come d.n. un marchio altrui;
• si può registrare come marchio un d.n. altrui. 

Tale impostazione del problema evita erronee soluzioni automatiche, nel senso che l'appropriazione di un marchio vieti sempre l'adozione di un d.n. uguale o simile o che la registrazione di un d.n. ostacoli sempre l'appropriazione di un marchio uguale o simile.

Pertanto:

1) l’assegnazione di un d.n. identico o simile ad un preesistente marchio altrui è inattaccabile finché il d.n. non manifesti una provenienza ed una funzione imprenditoriale (uso "civile" del segno); in caso contrario per dirimere i conflitti entrano in gioco i criteri della confondibilità dei segni e dell’affinità merceologica, nonché quello della rinomanza e notorietà di segni;

2) l’assegnazione di un d.n. potrebbe –viceversa- ostacolare l’appropriazione come marchio di un segno uguale o simile solo in caso di notorietà (arg. ex 3° comma dell'art. 21 legge marchi), cosa che solitamente avviene quando il d.n. venga effettivamente usato per offrire servizi telematici e come tale venga pubblicizzato, sicchè il d.n. in realtà viene già usato anche come marchio.

Con riferimento all’ipotesi sub 2) si deve sottolineare che l’uso del dominio può invero assegnare allo stesso natura di marchio di fatto avente notorietà, anche se in ambito locale. In tal caso è evidente che la eventuale controversia instauratasi superi il caso classico di conflitto tra d.n. e marchi e divenga in realtà una lite tra marchi nel "mondo telematico".

Questo genere di apparenti conflitti tra d.n., ove mai non siano preventivamente risolti –come vedremo tra poco- dalle regole tecniche di naming, va pertanto deciso sulla base delle norme che disciplinano l'uso di marchi, sia pur riferite ed adeguate al particolare ambiente telematico

Non si può, però, escludere che un d.n. acquisti notorietà come indirizzo di un sito non "commerciale", funzionale, per esempio, ad interessi religiosi, sociali ecc., e persino ad un bisogno individuale di visibilità nel "cyberspazio".

Anche in un simile caso di uso totalmente "civile" di un d.n. il citato art. 21/3 può riconoscere tutela contro usi imprenditoriali dello stesso segno o di segno simile come marchio.

Va poi considerato che, come si è rilevato in alcuni casi giudiziari, spesso in Internet vengono usati come d.n. parole generiche (ad. es. www.fax.it), al fine di richiamare più facilmente utenti in cerca di informazioni o servizi, sicché essi possono assumere un considerevole valore economico. Ma in tal caso se il dominio è costituito da un’espressione generica o descrittiva, l’uso non gli farà riconoscere natura di marchio di fatto, giacchè tra i requisiti di validità di un marchio vi è quello della capacità distintiva.

Tuttavia non si può escludere che un simile dominio possa assumere carattere distintivo se ad esempio sia pubblicizzato ed acquisisca molti accessi.

Occorre rimarcare, infine, che il titolare del d.n. potrebbe impedire l'altrui adozione di un d.n. (anche presso la Naming Authority) che pregiudichi il suo interesse alla identità personale secondo le norme (e la giurisprudenza) sulla tutela del nome e della identità personale.

Un caso emblematico del genere verrà segnalato nel prossimo capitolo dedicato ai mezzi di tutela stragiudiziali.

Né sembra inutile ricordare che, da parte di taluni, si invochi in materia di d.n. un’applicazione più estesa, non solo delle norme del codice civile sul diritto all’uso del proprio nome, ma anche di quelle sul "trattamento dei dati personali".

La nozione di "trattamento" –secondo alcuni- ben potrebbe includere sia l’operazione di registrazione del nome di dominio che l’utilizzo successivo di questo.

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La procedura è modellata sul sistema introdotto da ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers), che ha attivato un sistema di risoluzione delle dispute relative ai nomi di dominio.

La procedura di arbitrato –irrituale- è subordinata al consenso delle parti che può essere espresso sia al momento della richiesta di registrazione del nome di dominio, sottoscrivendo l’apposita clausola presente nella lettera di assunzione della responsabilità (c.d. "LAR"), che, successivamente, con lettera AR.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, il presidente, nominato dagli arbitri delle parti.

Il giudizio arbitrale presenta il vantaggio dei tempi molto brevi della decisione (90 giorni).

La decisione viene presa sulla base delle regole di naming e delle norme dell’ordinamento italiano.. Su richiesta delle parti, gli arbitri possono sentire i soggetti interessati e possono altresì prendere provvedimenti cautelari relativi al nome di dominio qualora ricorrano gravi motivi.

La Registration Authority è tenuta a dare immediata esecuzione ai provvedimenti cautelari, è tenuta a fornire al collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste, ed è infine tenuta a dare esecuzione alla decisione del collegio nel termine di cinque giorni lavorativi.

La decisione del collegio, ovviamente, non può assumere valore di sentenza: essa è assunta dall’autorità giudiziaria come fatto vincolante per le parti nell’ordinario giudizio di condanna che sia eventualmente instaurato.

Con la decisione gli arbitri liquidano il loro compenso per un ammontare non superiore a metà del massimo dei compensi previsti dalle tariffe forensi vigenti al momento della decisione. Le spese possono essere messe a carico, in tutto o in parte, della parte soccombente.

La procedura arbitrale sta riscuotendo un notevole successo soprattutto in USA.

La procedura si ispira all'analoga procedura adottata dall'ICANN ed è stata introdotta dalla Naming Authority Italiana in data 28/7/2000.

I vantaggi di tale procedura sono i tempi molto rapidi (max 60 giorni dal reclamo per ottenere una decisione), i costi molto contenuti e la possibilità di combattere efficacemente il domain grabbing ottenendo un immediato trasferimento a proprio favore del nome di dominio contestato.

Essa però ha per oggetto esclusivamente nomi a dominio registrati sotto il TLD ".it".

Un sostegno alla soluzione rapida delle controversie sembra derivare dalle nuove regole di naming.

Esse prevedono una rapida procedura di contestazione per cui, chi assume di avere ricevuto un pregiudizio a causa di un nome assegnato in uso ad altri, può contestare tale assegnazione mediante comunicazione alla Registration Authority. La Registration Authority "congela" il nome a dominio come "challenged value" e invita le parti a dare inizio alla procedura di riassegnazione.

Le nuove regole prevedono anche un procedimento del nome a dominio contestato e rimosso che non comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Trattasi di una procedura amministrativa in senso lato che ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e che il dominio non sia stato registrato in mala fede.

La procedura non preclude comunque alle parti il ricorso al giudice ordinario o all'arbitrato.

Essa viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate "enti conduttori".

La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la procedura spetta a chi contesta il nome a dominio e le spese sono a suo esclusivo carico.

La procedura, poi, non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'art. 15 delle regole di naming. Peraltro essa si estingue qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della procedura.

Sintetizzando, ai sensi dell’art. 16.6 delle Regole di naming, il Collegio giudicante provvede alla riassegnazione dei nomi a dominio oggetto di contestazione nel caso in cui:

• a) la parte ricorrente dimostri che i nomi a dominio contestati siano identici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la stessa vanta diritti, o al proprio nome e cognome;

• b) la parte resistente, attuale assegnatario, non dimostri di avere diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestati;

• c) la parte ricorrente dimostri che i nomi a dominio oggetto del procedimento di riassegnazione siano stati registrati e vengano usati da parte resistente in mala fede.

Il Collegio ha affermato, sulla base della citata regola di naming, un principio di confondibilità dei d.n. simile a quello dei marchi ma collegato al concetto di "decontestualizzazione" degli stessi dai relativi servizi offerti, osservando che <<… la diversità tra l'attività svolta dalla UEFA rispetto a quella della Uniplan Software non è d’aiuto per escludere la confondibilità sopra detta: nel mondo di Internet, infatti, per l’utente non è rilevante esclusivamente la considerazione della qualità dei servizi offerti dal sito cui il soggetto intende collegarsi digitando uno specifico (perché già conosciuto o "presunto") indirizzo, bensì assume importanza, quasi fondamentale, il particolare nome a dominio digitato e le qualità del soggetto che tale nome ha il potere di evocare. Si pensi, ad esempio, ai tentativi che tutti gli utenti di Internet hanno - certamente più volte - effettuato digitando il nome di una nota azienda/marchio per collegarsi al sito della stessa e che, invece, si sono conclusi con la navigazione in siti che nulla hanno a che vedere con gli specifici servizi/prodotti "comunemente" collegati dal pubblico al nome/marchio digitato. Nel mondo di Internet, i nomi a dominio ed i segni distintivi in esso utilizzati debbono essere quindi valutati attraverso un giudizio di "decontestualizzazione" dei medesimi rispetto ai singoli servizi cui gli stessi effettivamente riportano. Tale considerazione comporta la necessità di valutare la "confondibilità" dei nomi e dei segni in questione in maniera differente e ben più ampia rispetto ai canoni tipicamente utilizzati per giudicare la così detta "affinità" tra marchi di impresa, con la logica conseguenza di poter valutare come "confondibili" anche segni che del tutto identici non sono e, comunque, si riferiscono a servizi differenti tra loro. A ciò si aggiunga, come corollario del suddetto principio che questo organo giudicante ritiene applicabile anche al caso di specie, che l'effettivo titolare di un marchio depositato potrebbe subire un danno derivante dall'uso che, di tale segno, viene fatto in Internet anche nel caso in cui colui che, avendolo registrato come nome a dominio, lo utilizzi in collegamento a servizi/prodotti differenti (e non affini) a quelli forniti dal titolare del marchio medesimo. Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei principi suddetti non v’è chi non veda come il nome a dominio "UEFA2004.it" sia pienamente confondibile rispetto al marchio "UEFA Euro 2004" depositato dalla UEFA, e quindi in grado di creare confusione tra gli utenti di Internet che, soprattutto in vista del prossimo torneo calcistico del 2004, cercheranno notizie sul web sulle partite disputate digitando il nome a dominio oggetto del presente esame. >>

Pacifica è la mala fede della società che ha registrato il d.n., trattandosi di un palese caso di domain grabbing: <<… Per quanto attiene infine alla malafede nella registrazione e nell'uso del dominio, ritiene lo scrivente che essa sia stata ampiamente provata dalla documentazione acquisita. Il nome a dominio tullio.it e' infatti stato registrato dalla Polis s.r.l. assieme ad una serie di svariate decine di domini corrispondenti a cognomi italiani.. Assumendo "Tizio" come cognome su cui costruire i nostri esempi, la struttura di questi domini appare del tutto identica: esiste una pagina del tipo www.tizio.it, la quale, oltre ad un paio di banner pubblicitari e un indirizzo di posta elettronica, riporta la scritta in italiano ed in inglese "in questo sito vogliamo parlare di Tizio", e due pulsanti, in Italiano e Inglese, con "collegamenti a URL sull'argomento">>.

E’ chiaro che la funzionale "aterritorialità" di Internet non esclude che la privativa per marchio, nel "mondo virtuale", resti pur sempre ancorata ad un territorio nazionale o regionale.

Invero, l'uso da parte di terzi di un marchio altrui registrato in Italia sarà valutabile come contraffazione solo in Italia, senza che si moltiplichi la contraffazione per quanti sono i territori dai quali l'accesso è possibile. Va infatti ricordato che, sul piano del diritto internazionale processuale, la giurisdizione non può che essere dello Stato nel quale si assume verificatasi la violazione dell'esclusiva e si chiede la tutela dell'interesse leso.

Ovviamente, se il marchio è tutelato in più territori la contraffazione è suscettibile di sanzione in tutti questi territori.

La "sovranazionalità" della percezione del segno distintivo, tuttavia, esclude che abbia rilevanza giuridica l’individuazione del territorio nel quale il segno contraffattivo è stato immesso in rete: si ottiene tutela in Italia per una contraffazione anche se il segno è gestito da un intermediario straniero e il relativo sito sia fisicamente ospitato su un server all’estero.

Significativa al riguardo è la decisione di un giudice americano sul caso Playboy-Playmen che ha affermato che l'apertura di un sito web in Italia (ovviamente accessibile anche dagli Stati Uniti) da parte di Playmen configura certamente un uso del segno distintivo nel territorio statunitense e, quindi, una violazione del precedente giudicato di contraffazione.

Sul piano del diritto sostanziale, il problema dell’individuazione dell'autore dell'illecito è spesso grave a causa della già segnalata "sublimazione" dell’attività di intermediazione dei prodotti e della molteplicità dei ruoli degli intermediari (content providing, hosting, acces providing).

In linea di massima non è escluso che l'inibitoria e le eventuali misure reali possano riguardare anche l'hosting provider presente sul territorio di protezione del marchio.

Altri tipi di intermediari possono essere condannati, caso per caso, al risarcimento del danno in base al criterio del contributo colposo alla verificazione del danno ingiusto, come del resto prevede la già menzionata Direttiva 2000/31/CE..

Quest’ultima afferma che per le attività intermediarie consistenti nel "mero trasporto" di informazioni o nella fornitura di accesso alla rete, così come per le attività di memorizzazione temporanea di informazioni, anche se funzionali all'inoltro ad altri destinatari che ne abbiano fatto richiesta, l'intermediario non è tenuto ad una generale sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate e non è responsabile, se inconsapevole dell'altrui illecito (art. 15.1); tuttavia, l'esclusione della responsabilità dell'intermediario -alle condizioni previste dalla Direttiva- non esclude la "possibilità di ogni tipo di azione inibitoria" (artt. 12.3, 13.2, 14.3).

Tale discrimine tra tutela inibitoria e risarcitoria è peraltro conforme alla normativa sui marchi italiana, secondo la quale solo l'uso personale e domestico del prodotto contraffatto da parte di chi lo possiede in buona fede è immune dall'inibitoria e dalle misure reali della rimozione e della distruzione (art. 66.3 della legge marchi). Ogni altra appartenenza del prodotto contraffatto è esposta ai rimedi inibitori e reali ma non genera altresì responsabilità risarcitoria, per la quale sono necessarie tutte le condizioni della responsabilità aquiliana ed in particolare la sussistenza della colpa.

La c.d. "crisi della realità della privativa" che si verifica per le evidenziate particolari caratteristiche dell’attività di intermediazione in Internet (dove non vi sono cose sequestrabili, distruggibili ecc. ma "bit" o, meglio, microcorrenti) comporta che neppure l'hardware attraverso il quale è transitata o che ospita temporaneamente la contraffazione può essere oggetto di misure reali, mancando la destinazione permanente ed univoca della strumentazione alla violazione della privativa.

Ne consegue che il mezzo principale per riconoscere tutela al marchio in ambiente telematico è attualmente quello di far cessare l'illegalità tramite un'inibitoria.

Spetta pertanto ai legislatori pensare a nuovi rimedi "reali" idonei ed efficaci anche nei confronti dell'intermediario che concorra nella contraffazione.

Roma, 26/3/2002

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